Oficina Española de Patentes y Marcas
Directrices Protección Diseños industriales.
Parte B. Oposiciones
Versión 1.0
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Estatus |
DEFINITIVO |
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Autores |
García Fiñana, Elena Penas García, Gerardo |
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Contribuciones |
Boy Carmona, Sara Colomer Nieves, Alicia Jara Solera, Francisco Lezana Adiego, Ana Rozas Prado, Miguel Ángel |
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Historial de revisiones
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Versión |
Fecha |
Autor |
Descripción |
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1.0 |
23/01/2018 |
ES |
Aprobación final |
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Índice
1 Presentación
de una solicitud de oposición.
1.4 Inadmisión
a trámite por fuera de plazo
1.5 Admisión
a trámite. Continuación del procedimiento. Examen de forma.
2 Tratamiento
de irregularidades en el examen de forma
2.1 Motivos
de suspenso en el examen de forma
2.2 Inadmisión
a trámite por no subsanación de irregularidades
2.3 Desistimiento
del escrito de oposición
2.4 Traslado
del escrito de oposición
3 Resolución
de las oposiciones
4 El
examen técnico de las oposiciones.
4.1 Falta
de novedad y de carácter singular
4.1.1 Accesibilidad
al público de un diseño anterior
4.1.1.2 Publicaciones
oficiales
4.1.1.3 Exposiciones
y comercialización
4.1.1.4 Divulgaciones
derivadas de Internet
4.1.1.5 Declaraciones
escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)
4.1.1.6 Divulgación
insuficiente
4.1.1.7 Divulgación
a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad
4.1.1.8 Divulgación
durante el período de prioridad
4.1.2 Apreciación
de la novedad y del carácter singular
4.3 Diseños
de interconexiones
4.5 Conflicto
con el derecho de un diseño anterior
4.6 Uso
de un signo distintivo anterior
4.6.2 Uso
en un diseño posterior
4.6.3 Examen
por parte de la OEPM
5 Pruebas
presentadas en apoyo de la oposición
6 Conclusión
del procedimiento
6.1 Desestimación
de la oposición
6.2 Estimación
de la oposición
6.3 Estimación
parcial de la oposición
10 Anexo
3: “Grado de libertad”.
Introducción
El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento y oposición de una solicitud o de un registro de diseño industrial.
La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia las directrices de la EUIPO.
Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.
Estas directrices contemplan la tramitación de una solicitud de Diseño Industrial desde su presentación hasta la resolución del expediente, incluyendo las oposiciones que se pudieran presentar tras su concesión.
Los principios generales de aplicación de estas directrices han de tener presente los siguientes objetivos fundamentales:
1. Que el registro de los diseños suponga un coste y un grado de dificultad mínimos para los solicitantes, a fin de que esté al alcance de cualquier solicitante, incluidas las pequeñas y medianas empresas y los diseñadores.
2. Siempre que un examinador haga una propuesta de resolución contraria a los intereses del solicitante, deberá motivar dicha resolución. Esta resolución se comunicará al solicitante mediante un lenguaje adaptado a cada caso particular, que mencione las disposiciones pertinentes del Reglamento y/o de la Ley 20/2003 y explique el motivo o motivos de la resolución.
La solicitud de registro del diseño
industrial se presentará en los lugares mencionados en el artículo 20 de la Ley
20/2003, de conformidad con lo previsto en éste.
El órgano competente para recibir la
solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del
expediente que le haya correspondido y que nunca será modificado, y el lugar,
día, hora y minuto de su presentación.
Si el solicitante decide presentar su
solicitud en el órgano competente de su Comunidad Autónoma, la fecha de
recepción de la solicitud en el órgano competente será la fecha de presentación.
Se recomienda que se utilice la presentación
electrónica de solicitudes y el pago electrónico.
En el mismo momento de la recepción por parte del
órgano competente se expedirá un recibo acreditativo de la presentación, que
consistirá, una vez verificada su concordancia con la solicitud, en la entrega
de una copia de ésta, en la que se hará constar, al menos, el lugar, día, hora
y minuto de la presentación.
De no acompañarse copia de la solicitud, el órgano
competente podrá realizarla a su costa entregándosela al solicitante con los
requisitos anteriormente señalados, o podrá expedir un recibo en el que se
harán constar los datos señalados.
Los expedientes de diseño industrial, cuando tienen
entrada en la OEPM, se identifican por una letra D mayúscula seguida de seis
dígitos de los cuales el primero es un 5 al que sigue una numeración
correlativa por orden de entrada. La OEPM podrá expedir un recibo en el que se
hará constar el número del expediente, la representación en su caso,
descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y el número de
documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso
de solicitudes múltiples, el recibo identificará el primer diseño, e indicará
el número de los presentados.
Por lo tanto, mediante el recibo o la copia de la
solicitud, se acusa entrega de la recepción de la misma.
Para presentar una
solicitud la OEPM ofrece un formulario
(3203) que puede descargarse en el sitio web de la OEPM. Existe también la
posibilidad de formular la oposición on-line a través de la sede electrónica de
la OEPM. Se recomienda encarecidamente
utilizar dicho formulario para facilitar
la gestión de la solicitud y evitar errores. Si los diseños
industriales impugnados forman parte de un registro múltiple, cada uno de ellos
podrá impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al
número de registro completo. Una única solicitud (y un escrito de motivación
común) puede hacer referencia a más de un diseño industrial de un registro
múltiple. En dicho caso, deberá abonarse la tasa de solicitud en función del
número de diseños industriales impugnados. La persona que reciba
el escrito de solicitud de oposición comprobará si dicho escrito se encuentra
dentro del plazo de dos meses fijado por la ley desde la fecha de publicación
en el BOPI del diseño registrado. Asimismo, se comprobará si se ha grabado
dicha oposición. Si no es así, el examinador contactará con mecanización para
su grabación. No se admitirá el
escrito de oposición si está fuera del plazo estipulado. En este caso, al
oponente se le notificará la “Inadmisión
a trámite del escrito de oposición” mediante una carta en la que se señala tal
motivo en el recuadro correspondiente. En caso de que el
escrito sea admitido a trámite, el examinador comprobará si el oponente ha
pagado la tasa de oposición. Se comprobará asimismo si está dirigido a la OEPM
y si en dicho escrito constan los siguientes datos: a)
El
número del registro contra el que se formula la oposición. b)
Fecha
de publicación (no es obligatoria). c)
Diseños
impugnados (ha de señalar al menos uno de los recuadros, a excepción del
supuesto en el que se trate de un diseño único). d)
El
nombre y apellidos de la persona física o jurídica que formula la oposición; su
D.N.I o N.I.F. En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras
igualmente indicarán su NIF o a falta de éste, el número de un documento
identificativo (pasaporte, etc...) e)
Dirección
completa de la persona física o jurídica que formula la oposición, con los
datos completos de localización, código postal de la localidad, provincia y
país. f)
Si
actúa por medio de representante, nombre y apellidos, código de agente o
N.I.F., así como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado
del oponente. g)
Dirección
completa del representante, con los datos completos de localización, código
postal de la localidad, provincia y país. h)
Los
motivos, de entre los previstos en los apartados 1 y 2 del art. 33 de la Ley,
en que se fundamente la oposición. El oponente podrá señalar los dos recuadros. i)
Si
la oposición se basa en alguno de los motivos del art. 33.2, el oponente
deberá, además, indicar el título en que basa su legitimación para oponerse, es
decir, si se trata de una marca, un diseño u otra modalidad anterior y podrá
aportar la prueba de éste. El escrito irá acompañado de los documentos y
pruebas complementarias que el oponente considere pertinentes, ya que tales
documentos podrán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad a
éste, pero siempre antes de la fecha en que se dé traslado al titular. j)
El
oponente debe enumerar los registros o solicitudes anteriores en los que basa
su oposición (modalidad y número). También puede dejar el espacio en blanco
(por ejemplo, en caso de que se oponga por falta de novedad, que no esté
fundada ni en solicitudes ni en registros anteriores sino en otro tipo de
documentos). El examinador comprobará asimismo si el
oponente aporta: a)
Las
razones alegadas en apoyo de sus pretensiones. b)
El
índice de documentos. Comprobará si es correcto. c)
Firma
del oponente o su representante. d)
Nº
total de páginas. e)
El
justificante del pago de la tasa de oposición. Cuando en el escrito
de oposición falte el justificante del pago de la tasa de oposición, o cuando
el contenido del escrito no permita identificar inequívocamente: a)
el
diseño contra el que se formula oposición, b)
la
identidad del oponente o de su representante, c)
el/los
motivo/s en los que se fundamenta la oposición o, d)
no
invoque ninguno de los motivos de los referidos en el art. 33 de la Ley, se le notificará mediante el Apartado A
de la carta de “Irregularidades en el
escrito de oposición”, que dispone de un plazo de 10 días para subsanar los
defectos señalados o presentar alegaciones. Si en el escrito de
oposición: a)
falta
autorización del oponente al representante/agente en su caso, b)
falta
mención del título en que basa su legitimación, o c)
no
indica las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones, se notificarán las irregularidades observadas
al oponente en la misma carta anterior, mediante el Apartado B,
señalando los recuadros correspondientes y dándole, en este caso, un plazo de
un mes para contestar. A continuación se
establece una relación enunciativa y no limitativa de los posibles motivos de
suspenso producidos en el procedimiento de oposición. Artículos Motivo Art. 24.1 El escrito de
oposición se ha presentado fuera de plazo previsto Art.25.1.a) Falta número de
registro del diseño o diseños Art.25.1.d) Debe aportar el
título en que basa su legitimación para oponerse y la prueba del mismo Art.25.1.e) Debe indicar las
razones alegadas en apoyo de sus pretensiones Art.25.1.f) Falta firma del
interesado o de su representante Art.25.1.g) Debe aportar el
justificante del pago de la tasa de oposición Art.26.1.c) No se identifica
inequívocamente el diseño registrado contra el que se formula la oposición Art.26.1.c) No permite la
identificación inequívoca del oponente Art.26.1.c) El escrito de
oposición no permite conocer los motivos en que se funda Art.26.1.c) Los motivos
invocados como fundamento de la oposición no se encuentran entre los referidos
en el Art. 33 de la Ley Art.26.1.d) Debe aportar
autorización del oponente al representante/agente Si el oponente no ha
contestado a la notificación efectuada en el primer epígrafe, o no ha subsanado
las irregularidades señaladas en el apartado A en el término de diez días, se
le notifica mediante carta la “Inadmisión
a trámite del escrito de oposición”, señalando expresamente el motivo al
que se alude. Si el motivo de
oposición correspondía al apartado B y no se ha contestado o subsanado en
tiempo, se le notifica el “Desistimiento
del escrito de oposición” mediante la carta prevista para ello. En el caso de que el
escrito de oposición sea correcto en todos sus términos o si ha subsanado
debidamente las irregularidades señaladas y haya terminado el plazo de
presentación de oposiciones, se dará traslado de las mismas y de los documentos
presentados al titular, mediante la carta denominada: “Traslado de oposiciones”. El expediente queda
en espera del escrito de alegaciones del titular, que podrá contestar en el
plazo de dos meses. Esta contestación no es obligatoria. Superado este plazo o
recibido el escrito de alegaciones en su caso, el escrito de contestación se
incorpora al expediente para efectuar el examen de fondo. Las oposiciones al
registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en
el art. 33 de la Ley. Recibida la contestación
a las oposiciones o transcurrido el
plazo de dos meses para hacerlo, el examinador comprobará la situación del
expediente en la base de datos de manera que tenga constancia fehaciente de que
se ha recibido o no la contestación a la oposición para poder efectuar el
examen de fondo. Si a la vista de la
oposición, el titular del registro hubiese modificado el diseño, pero la
representación no se ajustase a los requisitos previstos en el art 4 del
Reglamento, es decir, los requisitos establecidos en el anexo de dicho
Reglamento, se suspenderá la tramitación del expediente para que subsane, lo
cual se le comunicará mediante la carta “Suspenso
por defectos en la modificación de la representación gráfica en fase de
oposición”. Si después de transcurrido el plazo de un mes no hubiere
modificado correctamente, la OEPM resolverá sin tener en cuenta las
modificaciones aportadas. La OEPM dictará
resolución motivada estimando en todo o en parte, o desestimando las
oposiciones presentadas. Estará legitimada
para presentar una oposición a la concesión del registro del diseño cualquier
persona física o jurídica legalmente constituida, que tenga un interés en que
se cancele el diseño registrado. En concreto, el
examinador comprobará que los motivos de oposición se encuentran, en todo caso,
dentro de alguno de los artículos que siguen a continuación. El examen de la
oposición se lleva a cabo teniendo en cuenta las alegaciones del oponente y los
documentos aportados, y si son documentos fehacientes se comparan con el diseño
registrado. Se estudian asimismo los razonamientos alegados aportados por el
titular del diseño registrado. Cualquier persona
puede formular una oposición a la concesión del registro del diseño en base a
los artículos 5 al 11 de la Ley. El resto de motivos de oposición sólo podrá
alegarse por parte de los titulares legítimos de los signos o derechos
anteriores. Impugnar la validez
de un diseño industrial atendiendo a su falta de novedad o de carácter singular
exige probar que el diseño industrial anterior que se considera idéntico o que produce
una impresión de conjunto similar haya sido hecho accesible al público antes de
la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la
prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículos 6, 7 y 9 de la LDI). Se presume que un diseño
ha sido hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento, como resultado de la publicación con posterioridad a su registro o de
algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro
modo. Será el oponente el
que tendrá que demostrar con pruebas
fehacientes que se ha publicado el diseño, que se ha expuesto, que se
ha comercializado o que se ha divulgado de cualquier otro modo. El público en
cuestión está compuesto por los miembros de los círculos especializados del sector
de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 9.1 LDI). El término círculos
especializados del sector de que se trate, en el sentido del artículo 9.1,
de la LDI no se limita a las personas que intervienen en la creación de diseños
y en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales diseños en el
sector en cuestión. El artículo 9.1, de la LDI no establece restricción alguna
respecto a la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas
que puedan considerarse parte de los círculos especializados del sector de que
se trate. Dependiendo del caso, pueden considerarse círculos especializados en
un sector industrial determinado las agrupaciones profesionales de empresarios
del sector, los propios diseñadores o los expertos de algún tipo. También, según
el caso los colegios profesionales, los usuarios del producto o los
consumidores. Los comerciantes también pueden formar parte de los círculos especializados (véase, por
analogía, la sentencia de 13/2/2014, C-479/12,
Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27). Sin embargo, los
actos de divulgación de un diseño anterior no serán tenidos en cuenta si el
titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la
opinión de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el
tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se
trate, que operen en la Unión Europea. El examinador tendrá en cuenta la validez y
fehaciencia de los documentos que se aporten al respecto. Se entenderá que la
publicación de un diseño anterior en el diario oficial de cualquier servicio
central de la propiedad industrial del mundo implica que dicho diseño es
accesible al público, salvo que dicha publicación no haya podido ser
razonablemente conocida en los círculos especializados del sector de que se
trate de la Unión Europea. Por lo tanto, una vez
que el oponente haya aportado la prueba de la publicación, se presume que la
accesibilidad y, considerando la globalización de los mercados, incumbe al
titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que
la publicación del diseño anterior no haya podido ser razonablemente conocida
en los círculos especializados del sector, que operen en la Unión Europea. Las publicaciones en
los diarios oficiales de marcas y patentes también se consideran como
accesibles y conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos
especializados del sector que operen en la Unión Europea. Por lo tanto, cuando
se ha solicitado la apariencia de un producto y se ha publicado como marca, se
considerará como accesible (sentencia de 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación,
EU:T:2010:541, § 20). Lo mismo es aplicable
cuando las representaciones incluidas en una solicitud de patente muestran la
apariencia de un artículo industrial o artesanal. Sin embargo, la
presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y patentes, que
se ha puesto a disposición del público solo mediante una solicitud previa de
consulta de los expedientes, no podrá considerarse que ha sido conocido en el
tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate
y, por lo tanto, no demuestra la divulgación de un diseño anterior. Para justificar la
divulgación, el certificado de registro debe especificar la fecha de
publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de
registro. La publicación en el Boletín Oficial de una oficina nacional de
patentes deberá considerarse un acto de divulgación o puesta a disposición del público
(sentencia de 7/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25). Por otra parte,
bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la
indicación de un código INID («Identificación Numérica Internacionalmente
acordada en materia de Datos (bibliográficos)» estandarizado por la norma ST.9
de la OMPI. La divulgación de un diseño
en una exposición internacional en cualquier lugar del mundo es un
acontecimiento que puede ser conocido en el tráfico comercial normal por los
círculos del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea, salvo
prueba en contrario. La cuestión de si los acontecimientos que tienen lugar
fuera de la Unión Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas
que forman parte de dichos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a la
misma ha de ser evaluada por la OEPM con arreglo a las circunstancias
específicas de cada caso concreto (sentencia de 13/2/2014, C-479/12,
Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34). La comercialización
es otro ejemplo mencionado en el artículo 9.1 de la LDI como medio de accesibilidad
al público de un diseño, con independencia de si dicho uso se ha producido
fuera o dentro de la UE. Un diseño puede ser
accesible al público como resultado de una comercialización a pesar de que no
exista prueba de que los productos en que está incorporado el diseño anterior
hayan sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastará que los
productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos o importados de un país tercero a la Unión
Europea (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, §
31-32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores
europeos (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials , EU:T:2012:117, § 30-45). Por lo que se refiere
a la presentación de catálogos, el valor probatorio no depende en si estos se
distribuyen al público general. Los catálogos que se ponen a disposición
únicamente de los círculos especializados también pueden ser medios de prueba
válidos, teniendo en cuenta que el público relevante para evaluar la
divulgación son los «círculos
especializados del sector de que se trate». El alcance de la
distribución de los catálogos, o las circunstancias que rodean a la misma,
pueden ser factores relevantes (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). No obstante,
lo que importa es si los círculos especializados europeos, considerados en
conjunto, han tenido una oportunidad razonable de acceder al diseño,
independientemente del número real que aprovechó la oportunidad y se enfrentó
finalmente al diseño divulgado. La OEPM lleva a cabo
una apreciación global de todos los documentos aportados por el solicitante de
la oposición con el fin de determinar si la divulgación ha tenido lugar,
incluida la tarea de establecer si un catálogo es auténtico y se ha divulgado
en los círculos interesados. Bastará que la
divulgación tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado con una
certeza razonable antes de la fecha de presentación de la fecha de prioridad
del diseño impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación
(sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32). A efectos de determinar
la fecha fehaciente de un catálogo, se tendrá en cuenta la fecha de depósito
legal si lo tuviera. Para aquellas publicaciones para las que no se disponga de
depósito legal, se recomienda utilizar vías alternativas. La información que se
divulga en Internet o en las bases de datos en línea se considera accesible al
público desde la fecha en que se hubiere publicado. Las páginas web suelen
incluir información muy relevante: es posible incluso que determinada
información solo esté disponible en dichas páginas web de Internet. Ello
incluye, por ejemplo, las publicaciones en línea de los registros de dibujos y
modelos efectuados por los servicios de la propiedad industrial. Internet, por su
propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se
hubiese puesto la información a disposición del público. Por ejemplo, no todas
las páginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido
publicadas. Además, las páginas web se actualizan con facilidad, si bien la
mayoría no ofrece ningún archivo del material mostrado anteriormente, ni de los
registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de manera
precisa en qué momento se publicó cada dato. En este contexto, la
fecha de la divulgación en Internet se considerará fiable, en particular
cuando: a)
la
página web impone una indicación horaria en relación con el historial de
modificaciones efectuadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal
como está disponible en Wikipedia o se adjunta automáticamente al contenido, p.
ej., en los mensajes en foros y en blogs); o b)
los
motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p. ej., del
archivo caché de Google); o c)
las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha
determinada; o d)
la información relativa a las actualizaciones de una página
web están disponibles en el servicio de archivo de Internet. El más relevante
de estos servicios es el denominado “wayback machine” (www.archive.org). Sobre su uso, ver Anexo 1. e)
Información contenida en repositorios de documentos, vídeos,
etc gestionadas por prestadores de servicios electrónicos de confianza o que
firmen electrónicamente a través de prestadores de servicios electrónicos de
confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ver Anexo 2, ejemplo “SafeCreative”. Ni la limitación del
acceso a un círculo limitado de personas (p. ej., mediante la protección de una
contraseña) ni la exigencia de pago del acceso (análogas a la compra de un
libro o la suscripción a un diario) evitan que un diseño en una página web sea
considerado como divulgado. Para determinar si tal divulgación no podría
haberse realizado de forma razonable en la práctica normal de las actividades a
los círculos especializados del sector pertinente, que operan en el seno de la
Unión Europea, se podrán tomar en consideración aspectos como la accesibilidad
y la capacidad de efectuar búsquedas en esa página de web. Por norma general,
las declaraciones juradas en sí mismas no son suficientes para demostrar un
hecho tal como la divulgación de un diseño anterior. Sin embargo, podrán
corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (Véase por analogía la sentencia de
13/5/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 43.) Para evaluar el valor
probatorio de una declaración jurada, ha de tenerse en cuenta, ante todo, la
verosimilitud de la información que contiene. Es necesario tener en cuenta, en
especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así
como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece
razonable y fidedigno (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117,
§ 39-40). Las declaraciones y
demás pruebas documentales que proceden de las partes que tienen interés en que
se declare la nulidad del diseño industrial gozan de un valor probatorio menor
en comparación con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de
14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 33-36). La divulgación de un diseño
anterior es una cuestión preliminar a la de si dos diseños producen la misma
impresión general en el usuario informado si el diseño anterior no se ha hecho
público o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del
artículo 9.1, de la LDI, lo cual será motivo suficiente para desestimar la
solicitud. Ni la LDI ni su
Reglamento establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para
determinar la divulgación. En consecuencia, las pruebas de una divulgación
quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de
demostrar la divulgación puede aceptarse. Los examinadores
llevarán a cabo una apreciación global de dichas pruebas, teniendo en cuenta
todos los factores pertinentes del asunto en cuestión. La divulgación no puede
demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en
elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva y
suficiente del diseño anterior (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials,
EU:T:2012:117, § 21-24). Un examen global de
los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la luz de los
otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por sí mismos
la divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen
conjuntamente con otros medios (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials,
EU:T:2012:117, § 25 y 30-45). Es posible que la
divulgación ante una sola empresa difunda el diseño de forma que pueda bastar a
los círculos especializados del sector en cuestión que operan en el seno de la
Unión Europea. Esta cuestión ha de ser evaluada en cada caso. (sentencia de
13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). No se considerará que
el diseño haya sido hecho público por haber sido divulgado a un tercero en
condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Por lo tanto, la
divulgación de un diseño a un tercero en el contexto de una negociación
comercial no es eficaz si las partes en cuestión acuerdan que la información
intercambiada debe seguir siendo secreta. La carga de la prueba
correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad recae en el
titular del diseño. Las solicitudes de diseños
comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o más solicitudes
anteriores del mismo diseño o modelo de utilidad en un Estado parte del
Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio. El derecho de prioridad es de seis meses a partir de la
fecha de presentación de la primera solicitud. El derecho de
prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse la
fecha de presentación de la solicitud de un diseño registrado. Una reivindicación de
prioridad será válida si el diseño y la solicitud anterior respecto al derecho
sobre un diseño o a un modelo de utilidad solo difieren en detalles
irrelevantes. Al examinar una
solicitud de diseño industrial, la OEPM no comprueba si la solicitud afecta al
«mismo diseño o modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica. La OEPM realizará el
examen de una reivindicación de prioridad si el solicitante impugna su validez
o si el titular impugna los efectos de la divulgación de un diseño cuando dicha
divulgación tenga lugar durante el período de prioridad. Cuando la validez de
la reivindicación de prioridad sea determinante para el resultado de la
solicitud, la Oficina podrá adoptar una postura sobre la validez de dicha
reivindicación en la resolución sobre el fondo del asunto, o suspender el
procedimiento de oficio para permitir que el titular subsane las posibles
irregularidades dentro de un plazo determinado. El procedimiento de oposición
se reanudará una vez que se hayan subsanado las irregularidades o se haya
adoptado una decisión definitiva sobre la pérdida del derecho de prioridad. El artículo 10.1 de la
LDI establece un «período de gracia» de doce meses anteriores a la fecha de
presentación o de la fecha de prioridad del diseño impugnado. La divulgación
durante dicho período no se tendrá en consideración si ha sido llevada a cabo
por el autor o su derechohabiente. Por ejemplo: puede
darse el caso de que nos llame la atención un nuevo diseño que sale en la
prensa del día con motivo de su puesta en escena de cara a unas olimpiadas u
otro tipo de evento menos renombrado. Antes de un año de esta publicación, se
presenta una solicitud de registro de un diseño industrial con este mismo
motivo de diseño y después de seguir la tramitación habitual se concede el
registro. En el plazo preceptivo para presentar oposiciones, se formula una
oposición “por falta de novedad” que presenta como prueba fehaciente aquél
periódico de hace un año en el que salía el diseño en cuestión. Esta prueba
pondría de manifiesto la divulgación dentro del “periodo de gracia” concedido
por la legislación vigente y no serviría para destruir la novedad del diseño
registrado. Por norma general, el
titular del diseño debe acreditar que es, o bien el autor del diseño invocado
como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a falta
de lo cual no será aplicable el período de gracia (sentencia de 14/6/2011,
T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29). Los actos de
divulgación realizados por un tercero como resultado de la información aportada
o de la acción adoptada por el autor o su derechohabiente también están
cubiertos por este artículo. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho
público un diseño copiado de un diseño que fue divulgado previamente dentro del
período de gracia por el propio titular. El período de gracia
también es aplicable cuando la divulgación de un diseño es el resultado de un
acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente Si la divulgación es resultado de un
comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a caso,
basándose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes. El diseño será
protegido como diseño si es nuevo y posee carácter singular (artículo 5 LDI).
La novedad y el carácter singular de un diseño deben examinarse en la fecha de
presentación o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz de las
correspondientes oposiciones, que están compuestas por las pruebas cuya
divulgación ha justificado el solicitante. Comparación general El diseño debe
compararse de forma individual con cada uno de los diseños anteriores invocados
por el solicitante. La novedad y el carácter singular de un diseño no puede
frustrarse mediante la combinación de características aisladas, basadas en
varios dibujos modelos anteriores sino por la producidas por diseños
anteriores, individualmente considerados (sentencias de 19/6/2014, C-345/13,
Karen Millen Fashions EU:C:2014:2013, § 23-35; de 22/6/2010, T-153/08,
Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24). Por lo tanto, puede
protegerse como un diseño la combinación de características ya divulgadas,
siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un carácter singular. Como norma general,
deben tenerse en cuenta todas las características del diseño a la hora de
examinar su novedad y carácter individual. Existen, sin embargo, una serie de
excepciones a este principio general: 1. Características
dictadas por su función y características de interconexión. Ver apartados 4.2 y
4.3 2. El
requisito de visibilidad No se tendrán en
cuenta las características de un diseño aplicado o incorporado a un «producto
que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles
durante la utilización normal del producto complejo de que se trate (artículo 8.1.a)
LDI). Por «producto
complejo» se entiende un producto constituido por múltiples componentes
reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 1.2c)
LDI). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un diseño que
representa la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los
contenedores de basura pueden ser productos complejos como tales, pero no
productos que constituyan un componente de un producto complejo. Se entenderá por
«utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final,
excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación. La
utilización normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que está
destinado el producto complejo. Por ejemplo, por
motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que normalmente
está incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto
con usuarios potenciales cuando está en funcionamiento, como un tren o vehículo
eléctrico. El hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar
visible, en teoría, cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta
constituye un criterio meramente hipotético y aleatorio que no debe ser
considerado. Cuando ninguna de las
características de un diseño aplicado a un componente (p. ej., una junta
tórica) sea visible durante la utilización normal del producto complejo (p.
ej., un sistema de bomba de calor), dicho diseño será rechazado si se alegara
dicha causa en una oposición (sentencias de 20/1/2015, T-616/13, Heat Exchanger
Inserts, EU:T:2015:30, § 14-16). Sin embargo, la LDI
no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo
momento durante la utilización del producto complejo. Bastará que la totalidad
del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse
todas sus características esenciales. Cuando las
características de un diseño aplicadas a un componente solo son parcialmente
visibles durante la utilización normal del producto complejo, la comparación con
los correspondientes diseños anteriores invocados se limitará a las partes
visibles. 3. Características
claramente reconocibles Las características
del diseño que no sean claramente reconocibles en su representación gráfica no
pueden contribuir a su novedad o a su carácter singular (Directiva 98/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección
jurídica de los dibujos y modelos, considerando 11). De igual modo, las
características del diseño anterior que no tienen una calidad suficiente que
permita discernir los detalles en la representación del diseño anterior no
pueden tenerse en cuenta a efectos de los artículos 5 al 11 de la LDI. Las características
de un diseño anterior pueden complementarse con características adicionales que
se hicieron públicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a través
de la publicación de un registro y, por otra, mediante la presentación al
público de un producto que incorpora el diseño registrado en los catálogos. Sin
embargo, estas representaciones deben hacer referencia a un mismo diseño
anterior (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Equipo de comunicación, § 25 a 30).
4. Características no reivindicadas –renuncias-. Las características
del diseño que no se reivindiquen por una renuncia no se considerarán a efectos
de la comparación de los diseños. Esto es aplicable a las características de un
diseño representado por líneas punteadas, contornos o colores o que dejen claro
de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características
(sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64). Por el contrario, se
tendrán en cuenta las características que no se reivindiquen de un diseño
registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de
un diseño impugnado. Resulta irrelevante
si el titular de un diseño registrado anterior puede reivindicar la protección
en relación con las características no reivindicadas, siempre que hayan sido
divulgadas junto al diseño anterior en su totalidad. Con arreglo al
artículo 6 de la LDI Se considerará que un diseño es nuevo si no se ha
divulgado antes un diseño idéntico. Se considerará que los dibujos y modelos
son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes. Existe identidad
entre el diseño industrial y un diseño anterior cuando este último divulga cada
uno de los elementos que componen al primero. El marco de la comparación se
limita a las características que componen el diseño. Por lo tanto, es irrelevante
si el diseño anterior divulga otras características. Un diseño no podrá ser
nuevo si está incluido en un diseño anterior más complejo. Sin embargo, las
características adicionales o diferenciadoras del diseño podrán ser relevantes
para decidir si dicho diseño es nuevo, salvo si dichos elementos son tan
insignificantes que pueden pasar desapercibidos. Un ejemplo de detalle
insignificante es una leve variación del tono del patrón de color de los diseños
comparados. Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequeña, en uno
de los dibujos o diseños comparados, que no es percibida como una
característica significativa. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando
la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la
impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho
público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se
hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (artículo 7.1 de la
LDI). Al determinar si un diseño posee o no carácter singular, se
tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 7.2
de la LDI). El usuario informado El estatus de
«usuario» supone que la persona en cuestión utiliza el producto en el que el diseño
se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibió el
mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment,
EU:T:2010:248, § 46; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446,
§ 24; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58). El concepto de
«usuario informado», que se refiere a una persona ficticia, parece quedar a
mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos
de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y de experto del
sector, quien es un experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser
diseñadores ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué
aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica, como
se determina en la sentencia de 22/6/2010, T-153-08, Communication equipment,
EU:T:2010:248, § 48), el usuario informado conoce los diferentes diseños
existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de
conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y,
debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de
atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias de 20/10/2011,
C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 y 59; T-153/08, Communications
equipment, EU:T:2010:248, § 47; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials,
EU:T:2013:298, § 59). En otras palabras, el
usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo tanto, los usuarios
informados son personas que poseen algunos conocimientos de los diseños
existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuáles
son los aspectos del producto que responden a su función técnica. El usuario informado
no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé
incorporar los diseños de que se trate (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, §
25-27). Sin embargo, en
función de la naturaleza del producto en que se incorpora el diseño (p. ej.,
soportes promocionales), el concepto de usuario informado podrá incluir, en
primer lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para
distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios
finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, §
54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes
mencionados perciba que los diseños de que se trata producen la misma impresión
general es suficiente para constatar que el diseño controvertido carece de
carácter singular (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, §
56). Cuando la naturaleza
del producto en el que se incorporen los diseños comparados así lo permita, la
impresión general producida por dichos diseños se apreciará a partir de la
premisa de que el usuario informado puede hacer una comparación directa entre
ellos (sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P,
Ornamentación, EU:C:2012:641, § 54-55). La impresión general Salvo si los diseños
comparados incluyen características funcionales o invisibles o no
reivindicadas, los dos diseños deberán compararse de forma general. Esto no
significa, sin embargo, que debe darse la misma importancia a todas las
características de los diseños comparados. En primer lugar, el
usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el diseño de
conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La
importancia relativa que se da a las características de los diseños comparados
puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el
papel que desempeñan algunas características podrán ser menos importantes en
función de su visibilidad reducida cuando el producto está en uso (sentencias
de 22/6/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 y 72; de 21/11/2013, T-337/12,
Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs,
EU:T:2014:54, § 30; de 4/2/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57). En segundo lugar, al
apreciar la impresión general causada por los dos diseños, el usuario informado
dará menos importancia a las características que son totalmente banales y
comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se
concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la
norma (sentencias de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; de
28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; resolución de 30/7/2009, R
1734/2008-3, Forks, § 26 y siguientes). En tercer lugar, las
similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor
disfruta de un grado de libertad limitado tendrán poca entidad en la impresión
general que producen dichos diseños en el usuario informado (sentencia de
18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72). En cuarto lugar,
cuando está familiarizado con la saturación de la técnica anterior debida a la
densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podrá
ser más sensible incluso a las pequeñas diferencias entre los diseños que
producen una impresión general distinta (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y
T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; de 12/3/2014,
T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un
impacto real de dicha saturación sobre la percepción del usuario informado, el
titular del diseño registrado impugnado deberá presentar las pruebas
suficientes del acervo de dibujos y modelos existente, así como su densidad en
la fecha de presentación del diseño registrado o en su fecha de prioridad
(resoluciones de 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiador I, § 36 y 47; de
9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51). Un ejemplo de lo
anterior es lo recogido en la sentencia de 4/2/2014, T-339/12,
Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37DMC nº 1 512 633-0001, en el cual se sostuvo
que el diseño impugando creaba una impresión general diferente a la que
producía el diseño anterior (DMC nº 52 113-0001). El Tribunal General consideró
que, en un área en la que el grado de libertad del autor para desarrollar su
diseño no tiene ninguna limitación técnica o jurídica, las características diferenciadoras
de los dos diseños, prevalecían sobre sus aspectos comunes. En concreto, el
hecho de que el sillón del diseño anterior tenga una forma rectangular en vez
de cuadrada, que su asiento esté más bajo y que los brazos sean más anchos, fue
decisivo para respaldar la conclusión de que el diseño impugnado tenía carácter
singular. De acuerdo con el TG,
ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión
en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en
el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en
el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que
se utiliza el producto en cuestión. Dado que un asiento y un respaldo
inclinados darán lugar a un nivel de comodidad diferente al procurado por un
asiento y un respaldo rectos, el uso que se dará al sillón por un usuario
prudente se verá afectado probablemente por tal diferencia (sentencia de
4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30). En otro caso, el TG sostuvo
que las características diferenciadoras entre los diseños, incluyendo la
presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus
características comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el
asiento colocado por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y
sofás, etc.) (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás, EU:T:2014:54,
§ 44-60). El TG confirmó que
los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones al evaluar
la impresión general causada por los diseños, ya que los cojines no son
elementos fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a
menudo pueden venderse y adquirirse por separado, a un coste relativamente
escaso en comparación con el de la estructura de un sillón. El usuario
informado percibe los cojines como un mero accesorio opcional. Difícilmente
pueden considerarse «una parte significativa del diseño». En consecuencia, la
impresión general producida por los diseños en cuestión está dominada por la
estructura de los sillones en sí, y no por los cojines, que pueden considerarse
elementos secundarios (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás,
EU:T:2014:54, § 37-38). El grado de libertad
del autor El grado de libertad del
autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se
incorporará el diseño, así como del sector industrial al que pertenece dicho
producto. Los examinadores tendrán en cuenta la relación de los productos a los
que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño,
en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función
(véase la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56). El grado de libertad
del autor a la hora de desarrollar el diseño se determina, entre otros, sobre
la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la
función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las
prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una
normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes
a los diseños aplicados al producto de que se trate (sentencias de 13/11/2012,
T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44). Cuanto mayor sea la
libertad del autor en la elaboración del diseño impugnado, menor será la
probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los diseños en
cuestión basten para producir una impresión general diferente en el usuario
informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor
en la elaboración del diseño, más podrán bastar las diferencias de escasa
magnitud entre los diseños controvertidos para causar una impresión general en
el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers,
EU:T:2010:96, § 67 y 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de
libertad en la elaboración de un diseño, esto refuerza la conclusión de que los
diseños que carecen de diferencias significativas producen la misma impresión
general en el usuario informado (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal
combustion engine, EU:T:2011:446, § 33). El hecho de que la
finalidad prevista de un producto determinado que exige la presencia de
determinadas características puede no implicar un grado de libertad restringido
del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de
variación en la posición de dichas características en la apariencia general del
propio producto (sentencias de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, §
69; de 6/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; de 9/9/2011,
T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37). El grado de libertad
del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado diseños
similares y formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las
oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/6/2010, T-153/08,
Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58). En el ANEXO 2 se
muestra, a título ejemplificativo la calificación realizada por la OEPM sobre
el grado de libertad asignado a una serie de productos. El artículo 11.1 de la
LDI establece que «el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las
características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente
por su función técnica» y, por tanto, dichas características no pueden
contribuir a la novedad y el carácter singular de un diseño y no deberán
tenerse en cuenta a la hora de comparar un diseño con los correspondientes diseños
anteriores (artículo 11 LDI). En el caso de las
características dictadas de apariencia del producto que estén dictadas
"exclusivamente" por su función técnica, el registro del diseño NO
conferirá derecho alguno sobre dichas características. Sí concede este derecho
a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son
técnicamente necesarias. Por ejemplo, la
función técnica de un destornillador será la de atornillar y desatornillar y
para eso necesita un mango y un vástago con una determinada punta configurada
en estrella, en filo, cuya forma viene exclusivamente definida por su función
técnica. Este último elemento no quedará protegido. Por tanto, podemos
proteger por medio del diseño las características de apariencia del producto
que sean funcionales pero siempre que no sean técnicamente necesarias. En
muchos casos se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el
resultado técnico obtenido. Es evidente que, en el caso del destornillador, el
mango puede presentar múltiples formas y podrá ser objeto de diseño, de tal
forma que, cuando se comercialice el producto y esté en el mercado, sólo estará
protegido el mango. El artículo 11.1 de la
LDI niega la protección a aquellas características de la apariencia de un
producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un
producto cumpliera su función, en contraposición con aquellas características
que fueron elegidas, al menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la
apariencia visual del producto. Esto no significa que
todo el diseño deba ser cancelado tras una oposición El diseño en su totalidad
solo será nulo si todas las características esenciales de la apariencia del
producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica. Para determinar si
las características esenciales de la apariencia del producto en el que se
incorporará el diseño impugnado están dictadas únicamente por su función
técnica, primero es necesario determinar cuál es la función técnica del
producto. Hay que tener en cuenta la indicación que al mismo se refiere en la
solicitud de registro del diseño pero también el propio diseño, en la medida en
que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase por
analogía la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).
Si el artículo 11.1
de la LDI se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no desde la
percepción del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de
las cuestiones técnicas. La funcionalidad
técnica de las características de un diseño podrá valorarse, entre otros,
teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los
elementos funcionales de la forma de que se trate. El artículo 11.1 de la
LDI no exige que el único medio para lograr la función técnica del producto sea
una determinada característica. Este artículo es aplicable en los casos en que
la necesidad de lograr la función técnica del producto fuera el único factor
pertinente para elegir la característica de que se trate. De acuerdo con el artículo
11.2 de la LDI, el registro de un diseño no puede recaer sobre las
características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente
reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir conectarlo
mecánicamente a otro producto, adosarlo o ponerlo en su interior o en torno al
mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función, aunque
dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias. Con esto se pretende
que no se monopolice una forma de conexión de productos pertenecientes a
distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y
competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos
de los vehículos a motor, repuestos de electrodomésticas, bienes de consumo
electrónicos, etc. La anterior
prohibición tiene una excepción: los derechos derivados del registro se
reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la
conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y
asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular.
A esta excepción se la conoce como "Cláusula LEGO"." En ambos casos, el
examen comparativo se hará si se formulan oposiciones al respecto. Por otra parte, unas
características técnicas del tipo expuesto en este artículo no originan un
derecho de diseño aunque se haya mantenido el diseño registrado por no haber
resultado pertinentes las pruebas presentadas con la oposición. De conformidad con el
artículo 13 c), constituye un motivo de oposición que el titular del registro
de diseño no tenga derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de la ley
cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme. En este caso, el
examinador sólo podrá entrar en el examen de fondo si el oponente puede probar
que existe una sentencia firme sobre su legitimidad sobre el diseño registrado. Como en los
procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado
para registrar el diseño, en caso de que se desee hacer valer que el
peticionario carece de derecho para registrar un diseño industrial las acciones
correspondientes se ejercerán ante los tribunales ordinarios. De conformidad con el
artículo 13 d) de la LDI el diseño podrá cancelarse si entra en conflicto con
un diseño anterior que haya sido hecho público después del día de presentación
de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de
prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada: a)
Por
un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o registro a través de
la OEPM b)
Por
un diseño registrado o por una solicitud de registro; c)
por
un derecho de diseño registrado en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de La
Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales,
adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante «el Acta de Ginebra»,
que fue aprobada por la Decisión 954/2006 del Consejo y que tenga efectos en la
Unión Europea Comunidad o en España o por una solicitud de registro. Un diseño entra en
conflicto con un diseño anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor
en la elaboración de ese diseño, tal diseño no produce en el usuario informado
una impresión general distinta de la producida por el diseño anterior invocado
(sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52). La OEPM presumirá que
el diseño anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una
resolución definitiva ha declarado nulo el diseño anterior antes de adoptar
dicha resolución (véase por analogía la sentencia de 29/3/2011, C-96/09P, Bud,
EU:C:2011:189, § 94-95). El diseño será
declarado nulo si incorpora un signo distintivo anteriormente protegido en
España cuyo titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el diseño
registrado. (artículo 11 f) de la LDI). El concepto de «signo
distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los nombres
comerciales tanto españolas como
comunitarias o internacionales. El concepto de «uso
en un diseño posterior» no presupone necesariamente una reproducción completa y
detallada del signo distintivo anterior en un diseño posterior. Aunque
determinados elementos del diseño estuvieran ausentes en el signo distintivo
anterior y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho
signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de
importancia secundaria y no es probable que el público de referencia se percate
de ello. Bastará que el diseño y el signo distintivo anterior sean similares
(sentencias de 12/5/2010, T-148/08,
Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; de 25/4/2013, T-55/12,
Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23). Cuando un diseño
incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que no se busca
la protección respecto de dicha característica, se considerará que el diseño
utiliza el signo distintivo anterior incluso si este último se reproduce en
solo una de las perspectivas (resolución de 18/9/2007, R 0137/2007-3,
Recipientes, § 20). La OEPM presumirá que
el público destinatario percibirá el diseño impugnado como un signo que puede
utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencias de
12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; de
25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices,
EU:T:2013:219, § 39 y 42). La OEPM presumirá
asimismo que el signo distintivo anterior es válido salvo si el titular aporta
pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo dicho signo
distintivo anterior antes de adoptar la resolución. Dado que los signos
distintivos están protegidos respecto de determinados productos o servicios, la
OEPM examinará respecto de qué productos está destinado a utilizarse el diseño impugnado
(sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, §
108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o
similares, la OEPM tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya
a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño, en la
medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función
(sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56). La
apreciación de la similitud de los productos se llevará a cabo sobre la base de
los principios definidos sobre la identidad y riesgo de confusión. La Resolución
377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el artículo 13 f) de la LDI deba ponerse en relación con el artículo
6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razón suficiente para que haya que entender
que requisitos como la generación de un riesgo de confusión deban extenderse
también a los diseños industriales. La Resolución estima que "en
definitiva, el "dubium" planteado es si el diseño solicitado incorpora
el gráfico contenido en las marcas oponentes, lo cual se produciría si dicho
diseño no fuera nuevo (bien porque es idéntico a ese gráfico, bien porque
difiere en detalles irrelevantes) y careciera de carácter singular (porque la
impresión general que produce en el usuario informado no difiera de la
producida por aquel gráfico contenido en las marcas oponentes). Cuando se vaya a
incorporar el diseño en logotipos bidimensionales, la OEPM considerará que
dichos logotipos podrán aplicarse a una gama ilimitada de productos y servicios
para los cuales está protegido el signo distintivo anterior. El diseño será
declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en
virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro. El
objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no
autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de
un Estado miembro, y no establecer si el diseño en cuestión posee carácter
novedoso o singular (véanse por analogía las sentencias de 23/10/2013, T-566/11
y la sentencia T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 73). Se recomienda a los
solicitantes de Diseños industriales que eviten incluir en la representación gráfica
de los diseños: ·
Elementos
tales como distintivos, emblemas (p.ej el emblema de la Cruz Roja) o blasones
que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de
España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades
locales. ·
Elementos
que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París - escudos de armas, las
banderas y otros emblemas de Estado -y a los que puede accederse a través de la
base de datos: http://www.wipo.int/article6ter/es/ La OEPM aplicará el
siguiente criterio: Se admiten documentos
de cualquier modalidad de propiedad industrial contra el registro concedido. Se
incluyen entre los documentos, asimismo, los catálogos comerciales o
prospectos, así como los libros y publicaciones periódicas, generalmente
diarios y revistas, siempre que éstos muestren una fecha de puesta a
disposición del público que sea fehaciente y anterior a la fecha de presentación
de la solicitud de registro del diseño, o de prioridad en su caso. Se considera
fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera. Se considerará
documento aceptable un acta de manifestaciones de un tercero, levantada ante un
notario o un fedatario público “in situ”, en determinada fecha y lugar público
y en cuyas manifestaciones se hace referencia a un objeto concreto, que se
adjunta al acta, por medio de fotografías. Todos los documentos
anteriores, por sí, deberán ir acompañados de traducción al castellano en caso
de que estén redactados en otro idioma. El oponente deberá
citar expresamente la parte o partes del documento presentado como prueba en
que fundamenta los motivos de su oposición. Por otra parte, la
calidad del objeto técnico en cuestión ha de ser idónea para permitir la
comparación entre los diseños objeto de confrontación. Los documentos en
cuestión han de ser originales o copias del original debidamente cotejados y
autenticados. No se admitirán hojas sueltas indebidamente paginadas si no se
encuentran adecuadamente relacionadas con la publicación correspondiente. No se
aceptarán pruebas físicas. La OEPM desestimará
mediante resolución motivada las oposiciones presentadas, cuando considere que
el diseño registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposición
invocados, o cuando en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del
art. 35 de la Ley 20/2003 ( el diseño incumple alguno de los requisitos de protección
establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003, el diseño incorpora
una marca o un signo distintivo ya protegido, o se hace un uso no autorizado de
una obra protegida en España por la propiedad intelectual, o se hace un uso
indebido de elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de la Unión de
París), el titular del diseño presente, con la contestación, nueva
representación, y en su caso, descripción del diseño impugnado que, suprimiendo
el motivo que causó la oposición, elimine el fundamento de la misma, siempre
que el diseño impugnado, pese a la modificación, preserve su identidad
sustancial. La desestimación de
la oposición conllevará el mantenimiento del registro del diseño o diseños
afectados. La OEPM estimará la
oposición si • el diseño está incurso en alguno de
los motivos de denegación de registro invocados por el oponente como fundamento
de la misma, • o cuando, pese a haber eliminado el
elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere el art. 35.2
de la ley, el diseño registrado, tras la modificación propuesta, no preserva su
identidad sustancial. La estimación de una
oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados La OEPM podrá estimar
parcialmente las oposiciones que se refieran a más de un diseño objeto de un
registro múltiple. En el caso
de que un oponente retire su oposición después de que ésta haya sido admitida,
el examinador lo tendrá en cuenta y así lo hará constar en la resolución de
mantenimiento de la concesión del registro, haciendo las anotaciones oportunas. El Internet
Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una
organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos,
capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software.
Fue creada en 1996. Entre sus
secciones se encuentra la Wayback Machine que dispone de 40 mil millones de
páginas de internet grabadas desde 1996. Wayback Machine es una base de datos
que contiene réplicas de una gran cantidad de páginas de Internet , asociadas a
la fecha en que fuero grabadas. Su dirección es: https://archive.org/web/ Escribiendo
una dirección una dirección URL aparecen
referencias a todas las fechas en que se ha hecho grabaciones de la página con
esta dirección. Por ejemplo: En general,
se considera que “Internet Archive Wayback Machine” es una página web cuyas
fechas pueden considerarse fidedignas (por ejemplo la Oficina Europea de
Patentes lo hace). El “Office Manager” de “Internet Archive” con domicilio en
San Francisco, California, puede aportar una declaración jurada. Buscando entre
las grabaciones de las páginas de http://www.oepm.es. Podemos ver que la del
13/05/2007 es: Sin embargo
para saber la fecha en que las páginas asociadas o las imágenes fueron archivadas hay que utilizar
el criterio explicado en “How can I tell what date a particular image was
archived?” Según este criterio, por ejemplo para
saber la fecha de la señalada en la figura siguiente: Hay que seleccionar “Copiar la ruta de la
imagen” y abrir una nueva pestaña con esta dirección: https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urlimggrande_es_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=1144260495262&ssbinary=true A partir de la dirección de la imagen
donde se incluye [año yyyy][mes mm][día dd][hora hh:mm:ss] se puede deducir que
la imagen que aparece fue archivada en
esta biblioteca digital el 02/07/2007, a las 04:57:08 horas, fecha posterior a
la de la página. Por lo tanto, siempre que se acepte que
estos documentos de internet son fidedignos, puede conocerse cuándo fueron
archivadas las capturas de páginas web y de sus figuras, que en principio
pueden considerarse públicas en esas fechas. El producto
SafeStamper de SafeCreative.org ofrece una certificación digital (privada) de páginas
web estáticas o de sesiones de navegación. Por tanto, podría ser empleada como
prueba de que en la fecha de la certificación se podría entrar en una página
web y navegar hasta por ejemplo un catálogo, con lo que serviría de prueba de
que en la fecha del certificado el catálogo era accesible al público a través
de internet. Más información:
https://youtu.be/uLwPXlQ69zo Esto puede ser
una manera de probar que un catálogo ha sido hecho accesible al público, ante
el problema de la exclusión de los catálogos del depósito legal. Esta
certificación digital privada podría ser utilizada como prueba en oposiciones
de modelos de utilidad o de diseños ante
la OEPM. ¿Qué certificaciones privadas podrían
aceptarse? Las obtenidas a través de un “tercero de confianza” de acuerdo al art.25
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, que esté incluida en los Prestadores de
servicios electrónicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital. Criterio de la OEPM sobre el grado de
libertad de una serie de productos. Diseño Indicación de producto y clase Grado de libertad Comentarios “Brochas” (clase 04.04) Medio La función
técnica limita el grado de libertad. “Cepillos lavavajillas” (clase 04.01) Bajo “Sacacorchos” (clase 07.06) Bajo La función
técnica limita el grado de libertad. No obstante, la posibilidad de modificar
su forma y ornamentación es amplia. “Cargadores eléctricos para teléfonos” (clase 13.02) Bajo La función
técnica limita el grado de libertad. “Refrigeradores” (clase 15.07) Medio La función
técnica limita el grado de libertad. “Instrumentos de percusión” (clase
17.04) Medio La función
técnica limita el grado de libertad. “Equipo y aparato para gimnasia y deporte” (clase
21.02) Medio La función
técnica limita el grado de libertad, aunque puede variarse la forma y la
ornamentación. “Linternas” (clase 26.02) Bajo “Bombillas” (clase 26.04) Bajo “Tiendas” (clase 21.04) Bajo El
diseñador solo tendría cierto grado de libertad respecto a la forma,
transparencia y colores. “Pipas” (clase 27.02) Medio “Sombrillas” (clase 03.03) Medio “Cintas adhesivas” (clase 05.04) Bajo La función
técnica limita el grado de libertad. “Máquina calculadora” (clase 18.01) Bajo La función
técnica limita el grado de libertad. “Botones” (clase 02.07) Medio “Sillas de oficina” (clase 06.01) Medio-alto El diseñador
es libre de determinar los componentes como la forma del asiento, los brazos,
el respaldo, el color o la apariencia general. “Vajilla” (clase 07.01) Alto “Altavoces” (clase 14.01) Medio “Botellas para cosméticos” (clase 09.01) Alto “Watches” (class 10.02) Alto Muchos
elementos del reloj como la carcasa, tapa, correa y hebilla pueden varias en
forma y decoración. “Báscula” (clase 10.04) Medio “Máuinas vending” (clase 20.01) Alto “Juegos y juguetes” (clase 21.01) Alto Símbolo ¿Registrable como diseño en clase 32? No, se trata
de texto plano No, se trata
de texto plano Sí, la
combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el
diseño aceptable. Sí, la
combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el
diseño aceptable. Sí, la
combinación de colores con la adición de un punto central al final del texto
hacen el diseño aceptable. Sí, si bien se
trata de un caso límite. Sí, debido al
logo en 3D, la ausencia de una Fuente estándar o el contorneado alrededor de
las letras. No, el estilo
de letras y el fondo coloreado no sería suficiente para considerarlo como
diseño. Sí, en este
caso, la combinación de letras y colores serían suficientes para considerarlo
como diseño. Sí, teniendo
en cuenta tanto la escritura a mano como el subrayado. No, se basa
simplemente en el subrayado tradicional de las 4 primeras letras. Sí, debido al
uso de un estilo específico junto con una cierta forma específica del texto. Sí, debido al
uso de estilos y colores diferentes y combinados. No, se trata
de una combinación de elementos estándar. Sí, debido a
la específica estructura de las letras1
Presentación de una solicitud de oposición.
1.1
Formulario de solicitud
1.2
Alcance de la solicitud
1.3
Recepción de la solicitud
1.4
Inadmisión a trámite por fuera de plazo
1.5
Admisión a trámite. Continuación del procedimiento.
Examen de forma.
2
Tratamiento de irregularidades en el examen de forma
2.1
Motivos de suspenso en el examen de forma
2.2
Inadmisión a trámite por no subsanación de
irregularidades
2.3
Desistimiento del escrito de oposición
2.4
Traslado del escrito de oposición
3
Resolución de las oposiciones
4
El examen técnico de las oposiciones.
4.1
Falta de novedad y de carácter singular
4.1.1 Accesibilidad
al público de un diseño anterior
4.1.1.1
Principios generales
4.1.1.2
Publicaciones oficiales
4.1.1.3
Exposiciones y comercialización
4.1.1.4
Divulgaciones derivadas de Internet
4.1.1.5
Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes
(declaraciones juradas)
4.1.1.6
Divulgación insuficiente
4.1.1.7
Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o
expresas de confidencialidad
4.1.1.8
Divulgación durante el período de prioridad
4.1.1.9
Período de gracia
4.1.2 Apreciación de
la novedad y del carácter singular
4.1.2.1
Principios comunes
4.1.2.2
Novedad
4.1.2.3
Carácter singular
4.2
Función técnica
4.2.1 Justificación
4.2.2 Examen
4.2.3 Formas
alternativas
4.3
Diseños de interconexiones
4.4
Titularidad del registro
4.5
Conflicto con el derecho de un diseño anterior
4.6
Uso de un signo distintivo anterior
4.6.1 Signo
distintivo
4.6.2 Uso en un diseño
posterior
4.6.3 Examen por
parte de la OEPM
4.7
Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la
normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro
4.8
Uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el
artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones
distintos de los contemplados en el artículo 6 ter.
5
Pruebas presentadas en apoyo de la oposición
6
Conclusión del procedimiento
6.1
Desestimación de la oposición
6.2
Estimación de la oposición
6.3
Estimación parcial de la oposición
7
Retirada. Renuncia
8
Anexo 1: “Wayback Machine”.
9
Anexo 2: “SafeCreative”.
10 Anexo 3: “Grado
de libertad”.
11 Anexo 4: “Requisitos
que deben cumplir los logos y símbolos gráficos que consisten en elementos
verbales o numéricos para ser considerados diseños”.
