Oficina Española de Patentes y Marcas
Directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e
informe de búsqueda
Versión 1.0
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Estatus |
DEFINITIVO |
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Autores |
Colomer Nieves, Alicia García Fiñana, Elena García Grávalos, Dolores González Rodríguez, María Rodríguez Goñi, Ignacio Vera Roa, Javier Penas García, Gerardo |
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Contribuciones |
Fernández Rodríguez,
Celia |
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Rojas Romero, Elena |
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Historial de revisiones
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Versión |
Fecha |
Autor |
Descripción |
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1.0 |
26/10/2017 |
ES |
Aprobación final |
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Índice
Fundamento del modelo de utilidad y concepto
legal en España
1.1. Fundamento de la protección
Parte A: Procedimiento de resolución hasta
publicación de la solicitud
2.1 Presentación de la solicitud y
remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas
2.1.1 Personas
legitimadas para solicitar un modelo de utilidad
2.1.2 Representación
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
2.1.3 Domicilio
del solicitante
2.1.4 Lugar
de presentación de la solicitud de modelo de utilidad
2.1.5 Recepción
de la solicitud
2.2.1 Impacto
sobre la defensa nacional
2.2.2 Establecimiento
de fecha de presentación y Admisión a trámite en modelos de utilidad
2.2.3 Remisión
a una solicitud anterior
2.3.1 Examen
de oficio: requisitos de la instancia.
2.3.2 Examen
de oficio: requisitos de la memoria
2.3.3 El
examen de oficio en detalle
2.3.3.1 Descripción
de la instancia de solicitud 5101
2.3.3.2 Requisitos
relativos a la representación
2.3.3.3 La
memoria descriptiva de la solicitud.
2.3.3.4 Examen
de la descripción (excepto suficiencia)
2.3.3.5 Examen
de las reivindicaciones
2.3.3.5.1 Forma
y contenido de las reivindicaciones
2.3.3.5.2 Dependencias
múltiples
2.3.3.5.4 Claridad
de las reivindicaciones
2.3.3.5.6 Los
tipos específicos de reivindicaciones y su viabilidad como modelos de utilidad
2.3.3.5.7 Claridad
de otros términos
2.3.3.5.8 Limitaciones
formuladas en términos negativos
2.3.3.5.9 Concisión
de las reivindicaciones
2.3.3.5.10 Soporte
de las reivindicaciones en la descripción
2.3.3.6.1 Agrupamiento
de dibujos
2.3.3.6.2 Reproducibilidad
de los dibujos
2.3.3.6.3 Numeración
de las hojas de dibujos
2.3.3.6.4 Numeración
de los dibujos
2.3.3.6.7 Escala
de los dibujos
2.3.3.6.8 Símbolos
convencionales
2.3.3.6.11 Altura
de los números y letras en los dibujos.
2.3.3.6.13 Secciones
e indicaciones de texto en los dibujos.
2.3.4 Examen
de oficio: examen de modalidad
2.3.4.1 Consideración
de la invención
2.3.4.2 Alcance
positivo del modelo de utilidad.
2.3.4.3 Protección
de los productos químicos o sustancias.
2.3.4.4 Exclusiones
de protección como modelos de utilidad.
2.3.4.5 Exclusiones
específicas aplicables a los modelos de utilidad.
2.3.4.5.1 El
término "procedimiento"
2.3.4.5.2 Invenciones
que recaen sobre materia biológica.
2.3.4.5.3 Sustancias
y composiciones farmacéuticas.
2.3.6 Casos
especiales (solicitudes divisionarias)
2.3.7 Casos
especiales (cambios de modalidad)
2.3.8 Casos
especiales (PCT entrada en fase nacional como modelo)
2.4.1 Examen
de la contestación al suspenso
2.5 Continuación del procedimiento
2.6 Publicación de la solicitud
Parte B: Trámite de oposición y resolución de la
solicitud
3.2 Legitimación para presentar la
oposición
3.3 Forma de presentar las
oposiciones
3.5 Examen formal de las oposiciones
3.5.2 Lista
de documentos. Rechazo de oposiciones.
3.6 Traslado de las oposiciones
3.7 Examen de fondo de las
oposiciones
3.7.2 Pruebas
invocadas en apoyo de la oposición
3.7.3 Examen
de los motivos de oposición
3.7.4 Interpretación
de las reivindicaciones ante una oposición
3.7.4.1 Características
expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”
3.7.4.2 Reivindicaciones
de aparatos limitadas por las características de uso
3.7.4.3 Reivindicaciones
que definen la invención en función del resultado que se quiere obtener
3.7.4.4 Características
funcionales -medios-
3.7.4.5 Reivindicaciones
de tipo abierto o cerrado
3.8 La contestación del solicitante a
la oposición
3.8.1 Examen
de la contestación del solicitante a la oposición
3.9 Resolución de la solicitud
3.9.1 Resolución
sin oposición (concesión directa)
3.9.2 Resolución
con oposición.
3.9.2.2 Examen
de la actividad inventiva.
3.9.2.3 Insuficiencia
de la descripción
3.10 Recursos Art. 146 LP y 62 del
Reglamento
PARTE C: Limitación y disposiciones comunes
4.1 Corrección de errores manifiestos
4.2 Límites a las modificaciones
4.3 Modificación de las
reivindicaciones
4.3.1 Por
supresión o sustitución
4.3.2 Por
inclusión de características
4.3.3 Por
renuncias o “disclaimers”
4.4 Análisis de las modificaciones
4.5 Forma de realizar las
modificaciones a la solicitud de modelo de utilidad
4.8 Retirada de la solicitud de
modelo de utilidad
4.9 Restablecimiento de derechos
4.9.2.1 Objetivos
(incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho)
4.9.2.2 Subjetivos
(diligencia exigible)
4.9.2.3 Persona
a la que se exige la diligencia necesaria.
4.9.2.4 Sistema
satisfactorio de vigilancia
4.10.1.1 Reivindicaciones
de la misma categoría
Parte D: el Informe de búsqueda en modelos de
utilidad
5.2 Formulación de la estrategia de
búsqueda
5.3.1 Elección
del campo técnico
5.3.2 Clasificaciones
y/o palabras clave
5.3.4 Operadores
de proximidad, campos concretos de búsqueda
5.3.5 Ampliación
de la búsqueda.
6.1 Excepciones a la protección por
modelo de utilidad, aplicables también a patentes
6.1.5 Formas
de presentar informaciones
6.4.2 Interpretación
del estado de la técnica por un experto en la materia
6.4.3 Consideraciones
que intervienen en la determinación de la novedad
6.4.3.2 Divulgación
intrínseca o implícita
6.4.3.3 Interpretación
de las reivindicaciones en valoración de novedad
6.4.3.4 Combinación
de documentos
6.4.3.6 Divulgaciones
genéricas y divulgaciones particulares.
6.4.3.8 Invenciones
de selección
6.4.3.9 Solapamiento
de rangos
6.4.3.10 Selección
a partir de dos o más listas
6.4.3.12 Reivindicaciones
dependientes
6.4.3.13 Ejemplos
de objeción por falta de Novedad o de apreciación de la misma
6.5.1 Definición
de actividad inventiva
6.5.2 Concepto
de “muy evidente”
6.5.3 Consideraciones
para determinar la actividad inventiva.
6.5.3.1 El
experto en la materia.
6.5.3.3 Combinación
de documentos
6.5.3.4 Un
solo documento afecta a la actividad inventiva
6.5.3.5 Doctrina
de los equivalentes
6.5.3.6 Análisis
ex post facto (después de los hechos)
6.5.3.7 Indicios
relacionados con la actividad inventiva
6.5.3.8 Reivindicaciones
dependientes
6.5.3.9.1 El
método problema-solución
6.5.4 Ejemplos
para ilustrar aspectos de la evaluación de la actividad inventiva
6.5.4.4 Combinación
muy evidente de características que no implica actividad inventiva
6.5.4.5 Combinación
no evidente de características que implica actividad inventiva
6.5.4.6.2 La
invención reivindicada deriva de una extrapolación directa del estado de la
técnica
Introducción
El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda de una solicitud o de un Modelo de Utilidad español.
La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP) y el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia tanto las directrices de búsqueda y examen PCT como las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP).
Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.
Estas directrices contemplan la tramitación de una solicitud Modelo de Utilidad desde su presentación hasta la resolución del expediente.
Capítulo 1
Fundamento del modelo de utilidad y concepto legal en España
1.1. Fundamento de la protección
La Ley de Patentes, 24/2015 de 24 de julio,
regula la figura del modelo de utilidad en el Título 13, artículos 137 y
siguientes, y declara, a este efecto, que:
“serán protegibles como modelos de utilidad
las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva,
consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o
composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su
uso o fabricación”.
El
Artículo 148 añade que la duración de la protección será de 10 años
improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
El origen de la legislación sobre los
modelos de utilidad se encuentra en Alemania, en el año 1891- fecha de la
creación específica de esta modalidad de protección- donde la industria tenía
un gran interés en la búsqueda de un mecanismo de protección para aquellas
invenciones, que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, suponían
una menor altura inventiva frente a la exigida para las patentes de invención
pero que también eran merecedoras de algún tipo de tutela o monopolio en
propiedad industrial.
A partir de la iniciativa alemana, la implantación
internacional de esta específica protección ha sido constante. Actualmente, el
número de países que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre
propiedad industrial alcanza casi un centenar, entre ellos, España u otros tan
importantes como Francia, Japón, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.
De lo anterior se deduce que el fundamento
de dicha figura es conseguir una protección adecuada para ciertas invenciones a
las que se exige un requisito de actividad inventiva inferior a las patentes a
cambio de una menor duración en su protección. En España, la Ley de Patentes
los denomina Modelos de Utilidad.
1.2. Concepto legal en España
De la definición de modelo de utilidad recogida en el Art. 137 de la LP podemos extraer los rasgos o elementos que integran el concepto de modelo de utilidad. Son tres las notas que definen las invenciones protegibles a través del modelo industrial español:
1.
Se trata invenciones,
pero no de cualquier tipo. Sólo son protegibles como modelos de utilidad
aquellas invenciones que:
a.
“consisten en dar a un objeto o producto una configuración,
estructura o composición” y
b.
“de la que resulte alguna
ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.
|
La configuración, estructura o
composición de la que se dota al objeto o producto debe reportar una ventaja
práctica en su uso o su fabricación. Con respecto a su uso, por ejemplo,
podría tratarse de una mayor facilidad en el empleo de un instrumento o en su
fabricación. Si se trata de una caja de cartón, sería una ventaja práctica
poder fabricarla con el menor material posible, o poder armarla mucho más
rápidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran en el estado de la
técnica anterior a la solicitud. Este aspecto es relevante a la hora de juzgar
la actividad inventiva. |
2. Dicha invención ha de cumplir con los requisitos de novedad y la actividad inventiva.
a. La invención debe implicar actividad inventiva. Esto sucederá si no deriva del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1 LP). Por su parte, para las patentes la ley indica que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera “evidente” para un experto en la materia.
b. La invención debe ser nueva. Según especifica el Articulo 6.1 LP “se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. El Articulo 139 LP especifica que “el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad será el mismo que en el establecido en el artículo 6.2 para patentes de invención".
3. Puede manifestarse a través de:
a. una configuración, es decir de la “Disposición de las partes que componen
una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.”
Interpretación: cuando la forma externa
de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto externo (ej. herramientas,
utensilios, etc.).
b. Una estructura,
es decir, una “Distribución de las partes
de un cuerpo, la disposición y el orden
de las partes dentro de un todo”
Interpretación: cuando la distribución
o disposición interna de los diferentes elementos de un objeto se altera o
modifica para obtener un efecto técnico (dispositivos, máquinas o sus partes).
c. Una composición,
es decir, “Acción y efecto de componer”, siendo componer “Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo
y orden”.
Interpretación: composiciones químicas,
cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto.
Capítulo 2
Parte A: Procedimiento de resolución hasta publicación de la solicitud
2.1 Presentación de la solicitud y remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas
El procedimiento de concesión de un modelo de
utilidad se inicia con la presentación de una solicitud y su recepción en la
OEPM, realizándose a continuación la admisión a trámite y el examen de oficio
que son el objeto de esta parte de las Directrices.
2.1.1 Personas legitimadas para solicitar un modelo de utilidad
Podrá solicitar un modelo de utilidad cualquier
persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público. (Art.
3.1 LP)
La LP no establece ninguna limitación de
nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad. En este sentido, el
Artículo 3.2 de la LP establece que dichas personas podrán invocar la
aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado
internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto
de lo dispuesto en la Ley.
El derecho al modelo de utilidad pertenece
al inventor o a sus causahabientes, siendo transmisible por todos los medios
que el derecho reconoce. Cuando la invención ha sido realizada por varias
personas conjuntamente, el derecho a obtener el modelo de utilidad pertenecerá
en común a todas ellas. (Art. 10 LP)
2.1.2 Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
Sin perjuicio de que un solicitante
residente en un estado Miembro de la Unión Europea pueda actuar por sí mismo,
también podrán actuar ante la OEPM, como representantes o apoderados de un
solicitante:
a.
Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
39/2015 (LPACAP), lo cual equipara las condiciones de representación frente a
la OEPM a cualquier otra representación frente a la Administración española que
no necesariamente debe ser profesional de la Propiedad Industrial.
b.
Los Agentes de la Propiedad Industrial.
c.
Los no residentes en
un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la
Propiedad Industrial (Art. 175.2 LP).
En sus relaciones con la OEPM, los Agentes
deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de
Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual
actúen, así como el domicilio social correspondiente (Art. 179.4 LP).
2.1.3 Domicilio del solicitante
El Reglamento de la LP (Art 2.1 b y c)
establece la necesidad de designar una dirección postal en España o una
dirección electrónica admitida por la OEPM a efectos de notificaciones.
Lo anterior es sin perjuicio de que los no
residentes en la Unión Europea deben actuar mediante un Agente de la Propiedad
Industrial. Hay que destacar que un representante que no sea Agente de la
Propiedad Industrial no puede representar a un solicitante no residente en la
Unión Europea.
Si bien los residentes de la Unión Europea
no necesitan actuar mediante Agente en el supuesto de que el solicitante actúe
por sí mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o
establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español, pero
sí en la Unión Europea, deberá designar, a efectos de notificaciones, una
dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones
le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de
comunicación admitido por la OEPM.
2.1.4 Lugar de presentación de la solicitud de modelo de utilidad
La presentación de la solicitud puede
realizarse de manera presencial en papel o bien telemática de forma electrónica
por internet.
En caso de que se realice de manera
presencial, la solicitud de patente se presentará directamente en la OEPM o en
el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (LP 22.1). También podrá
presentarse en los lugares previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los órganos que son competentes
para recibir la solicitud (LP 22.2). Dichos lugares son:
a.
Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración
General del Estado,
b.
Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las
distintas Comunidades Autónomas,
c.
Oficinas de Correos,
d.
Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero,
e.
En el caso, también contemplado en al Artículo 16.4 de la LPACAP, que la
presentación de la solicitud sea telemática, esta se realiza a través de la
página Web de la OEPM en su apartado de Sede Electrónica
(https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html)
La presentación electrónica requiere el uso
de un certificado electrónico acreditado y los trámites presentados por
Internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el pago se haya
realizado previamente y de manera telemática.
A la presentación electrónica de solicitudes
será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En este sentido
cabe destacar que el Artículo 14 de la
LPACAP obliga tanto a los Agentes de la Propiedad Industrial, representantes,
como a las personas jurídicas que la solicitud de patente se presente
electrónicamente.
2.1.5 Recepción de la solicitud
El órgano competente según el apartado
anterior hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de
registro, el día, la hora y minuto de su presentación tanto en el lugar
destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en la
documentación que la acompañe, y expedirá al solicitante un recibo acreditativo
o copia sellada de la documentación presentada. Si no se hubiese hecho constar
la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el
minuto, se le asignará el último de la hora. (Art. 32.1 LP y Art. 16
Reglamento).
2.1.6 Remisión a la OEPM
Cuando el órgano competente para recibir la
solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma, este remitirá la solicitud junto
con toda la documentación presentada a la OEPM dentro de los tres días
siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso
perjudicará al solicitante (Art. 32.2 LP y Art.16 Reglamento).
Una vez recibida la solicitud por la OEPM,
se le asignará un número de solicitud de modelo de utilidad que se le
notificará al solicitante (Art. 16.4 Reglamento)
2.2 Admisión a trámite
2.2.1 Impacto sobre la defensa nacional
Todos los Modelos de utilidad se examinarán
para determinar si tienen impacto sobre la Defensa Nacional.
Puede ocurrir lo siguiente:
a.
Que no tenga impacto en la Defensa Nacional, lo cual se le indica al
solicitante en la comunicación de admisión a trámite procediéndose a asignar el
expediente al examinador que proceda para que efectúe el examen de oficio.
b.
Que se prevea un impacto sobre la Defensa Nacional, en cuyo caso el Jefe
de Área Habilitado estudiará si procede la tramitación secreta. Si el Jefe de
Área Habilitado no estima que deba efectuarse la tramitación secreta, se le
comunica al solicitante y se asigna a un examinador. En el caso de que el Jefe
de Área Habilitado estime que el modelo de utilidad pudiera ser de interés para
la defensa, notificará la prórroga al solicitante y enviará el expediente al
Ministerio de Defensa para que este emita un informe motivado sobre la
tramitación secreta de la solicitud de modelo de utilidad; en caso de que así
sea, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina de Patentes para que antes
de que finalice el plazo de cinco meses, contados desde la fecha de
presentación de la solicitud del modelo, resuelva la tramitación secreta y haga
la correspondiente notificación al solicitante.
2.2.2 Establecimiento de fecha de presentación y Admisión a trámite en modelos de utilidad
La obtención de un modelo de utilidad exige
la presentación de una solicitud que habrá de cumplir los requisitos recogidos
en el Artículo 23.1 de la LP exceptuándose la necesidad de presentar un resumen
de la invención. Sin embargo, para que la solicitud se considere válidamente
presentada y goce de una fecha de presentación no es necesario que dicha
solicitud comprenda todas las partes que se mencionan en el referido precepto
legal ni que formalmente se presenten correctamente.
En este sentido, a los fines de obtener una
fecha de presentación de una solicitud de modelo de utilidad en virtud del Art.
141.2 de la LP y de los Art. 17 y 18 Reglamento, será indispensable presentar:
a.
Una indicación expresa o implícita en español de que se solicita un
modelo de utilidad.
|
NOTA
IMPORTANTE Según el Artículo 141.1
de la LP, en la instancia de la solicitud de protección de un modelo de utilidad
deberá manifestarse que esta es la modalidad de protección que se solicita |
b.
indicaciones en español que permitan identificar o contactar con el
solicitante.
c.
una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, presentada
en cualquier idioma o una incorporación por referencia, es decir, una remisión
a una solicitud presentada con anterioridad.
La falta de pago de las tasas de la
solicitud no impide otorgar la fecha de presentación, aunque sí va a impedir si
no se corrige en plazo, continuar el procedimiento de la solicitud de modelo de
utilidad.
Si la descripción se hubiese presentado en
un idioma distinto al español, la
traducción se exigirá en el examen de oficio. La falta de traducción al
español no impide otorgar fecha de presentación, ni admitir a trámite la
solicitud de patente
La función más importante de la descripción reside
en divulgar la invención y es por ello que la invención debe estar descrita en
forma suficientemente clara y completa para que pueda ser evaluada y para que
una persona de nivel técnico medio pueda ejecutarla.
Las reivindicaciones se interpretarán a la
luz de la descripción y los dibujos, sirviendo por tanto estos como fundamento
de las reivindicaciones.
Dentro de los diez días siguientes a la
recepción de la solicitud, el Servicio de Modelos de Utilidad, examinará si la
misma reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación exigidos
en el Artículo 141.2 de la LP y en los Artículos 17 y 18 del Reglamento.
Si de dicho examen resulta que la solicitud
no reúne los requisitos necesarios a) b) o c) para obtener una fecha de
presentación, los defectos observados se notificarán al solicitante o su
representante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos
meses desde su notificación, con
indicación de que si no lo hiciera no se le admitirá a trámite y se le tendrá
por desistido de su solicitud.
Cuando, a los efectos de obtener una fecha
de presentación, el defecto detectado consista en la falta de una parte de la
descripción o la falta de un dibujo al que haga referencia la descripción, se
comunicará al solicitante o a su representante para que, en el plazo de dos
meses, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior.
Si los defectos detectados son corregidos en
plazo (2 meses), se otorgará como fecha
de presentación la fecha en la que la OEPM haya recibido la parte omitida de la
descripción o el dibujo, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos
prescritos, aplicándose la fecha que sea posterior. Se mantendrá como fecha de
presentación aquella en la que se cumplan todos los requisitos prescritos a),
b) y c) en el caso de que el solicitante retire, en el plazo de un mes desde su
aportación, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido.
No obstante, cuando la parte omitida de la
descripción o el dibujo omitido se aportasen en el plazo otorgado y la
solicitud reivindicara la prioridad de un depósito anterior, la fecha de
presentación será, previa petición del solicitante, la fecha en la que se hayan
cumplido todos los requisitos a), b) y c).
Para que el párrafo anterior sea aplicable,
la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido deberán estar contenidos
íntegramente en la solicitud anterior. Además, el solicitante deberá presentar
en el plazo de dos meses desde la solicitud:
a.
Una copia certificada de la solicitud anterior, salvo que dicha copia
esté a disposición de la Oficina y, en su caso, una traducción de la solicitud
anterior al español;
b.
una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o
el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior y en la traducción, en su
caso;
c.
una petición indicando que se incorpora por referencia el contenido de
una solicitud anterior.
Si el defecto consistiera solo en la falta
de pago de la tasa de presentación de la solicitud, se requerirá al solicitante
para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificación, con
indicación de que, si no fuera así, se le tendrá por desistido en la solicitud.
Si la tasa fuera íntegramente abonada en
plazo, no se modificará la fecha de presentación inicial de la solicitud de
modelo de utilidad, es decir, la OEPM declarará como fecha de presentación de
la solicitud de modelo e utilidad en cuestión la del momento en que se entregó,
en la correspondiente oficina autorizada, la documentación mínima, a excepción
del pago de la antedicha tasa.
En el supuesto de que el solicitante no
subsane los defectos notificados por la OEPM, bien porque no conteste o bien
porque la documentación aportada no corrige debidamente los referidos defectos,
entonces la solicitud de Modelo de utilidad se tendrá por desistida. La
resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el
BOPI.
Una vez que se ha admitido a trámite la
solicitud, la OEPM le comunica al solicitante este hecho unto con la asignación
de la fecha de presentación y la indicación de que la solicitud no se encuentra
afectada por lo previsto en el Titulo II de la Ley 24/2015 de patentes,
relativo a las patentes secretas (si procede).
Si se presentara una descripción resumida,
esta debe incluir los elementos esenciales de la invención. Así, la aportación
posterior de nuevos ejemplos no deberá suponer una ampliación del objeto de la
protección.
La
presentación dirigida a completar la descripción de una explicación de los
dibujos inicialmente presentados o de referencias al estado de la técnica
conocido por el solicitante o de las ventajas de la invención no será objeto de
reparo.
Igualmente, se admitirán las aclaraciones u
observaciones relativas a los modos de realización que faciliten la compresión
del problema técnico planteado y de la solución propuesta en qué consiste la
invención cuya protección se pretende.
La posibilidad de modificar las
reivindicaciones está expresamente limitada por el contenido del Artículo 48 de
la LP, según el cual el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones
(salvo que se trate de subsanar errores manifiestos) en aquellos trámites del
procedimiento de concesión que así permita expresamente la Ley (en este caso
podrá modificar las reivindicaciones como resultado de un suspenso sobre
reivindicaciones en el examen de oficio, o bien en la resolución de oposiciones
cuando se ajusten los elementos técnicos teniendo en cuenta los documentos
oponentes). Antes de la asignación de una fecha de presentación, el solicitante
podrá modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos detectados,
asignándose una nueva fecha de presentación.
2.2.3 Remisión a una solicitud anterior
Si el solicitante se remite, a los efectos
de obtener una fecha de presentación, a una solicitud presentada con anterioridad,
la solicitud anterior deberá haber sido presentada por el propio solicitante o
su causahabiente.
En la remisión a una solicitud anterior, se
deberá indicar:
a.
que mediante remisión a solicitud anterior, a los fines de la fecha de
presentación, se reemplazará la descripción y, en su caso, los dibujos;
b.
el número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la
oficina en la que hubiera sido presentada.
Cuando la solicitud se remita a una
anterior, el solicitante deberá aportar una copia certificada de dicha
solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud
y, en su caso, una traducción al español, salvo que dichos documentos ya se
encontraran a disposición de la OEPM.
Si el solicitante no cumple los requisitos
prescritos anteriormente en el plazo establecido, se tendrá por desistida la
solicitud. La resolución por la que se tenga por desistida la solicitud será
notificada, indicando los motivos.
2.3 Examen de oficio
Una vez que la solicitud de Modelo de
Utilidad ha sido admitida a trámite y se ha determinado que no tiene impacto
sobre la defensa nacional, tiene lugar el examen de oficio.
2.3.1 Examen de oficio: requisitos de la instancia
El examen de oficio comprende la
comprobación de los datos consignados en la instancia de solicitud y la
documentación asociada a la misma abarcando los aspectos de:
a.
Declaración del tipo de protección solicitada
b.
Datos del expediente de origen: si se trata de solicitudes divisionales,
transformación de solicitud de Patente o solicitud PCT en fase nacional, al
objeto de considerar la fecha de presentación
c.
Identificación del solicitante
d.
Designación del inventor y declaración del modo en que se adquirió el
derecho sobre la invención. El inventor es el único que tiene derecho a la
solicitud del modelo. En caso de que sea una sociedad u otras personas las que
lo soliciten (no inventores) se debe presentar un documento en el que se especifique como ha adquirido
los derechos para solicitar el modelo -actualmente basa con indicar en la
instancia de solicitud la forma de adquisición del derecho-.
e.
Título de la invención (debe definir en pocas palabras técnicas el
objeto de la invención, sin incluir denominaciones de fantasía)
f.
Reivindicación de prioridad extranjera para establecer la fecha
pertinente a efectos del estado de la técnica. El solicitante que desee
reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá así acreditarlo en la
solicitud de registro, indicando la facha de esta prioridad y el país en el que
adquirió el derecho. La falta de la declaración de prioridad y de las
indicaciones referidas, no podrán ser subsanadas.
g.
Identificación y autorización a un representante o agente, en los casos
aplicables
h.
Declaración de exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas a fin de excluir esta divulgación de la invención del estado de la
técnica. El solicitante deberá indicar el nombre de la exposición, así como el
lugar y fecha de exhibición. En este acto se debe comprobar que el objeto de
registro coincide con el objeto que figura en la Certificación de la feria.
i.
Comprobación de los documentos que integran la solicitud de Modelo de
utilidad (memoria y modificaciones a la misma, en su caso)
2.3.2 Examen de oficio: requisitos de la memoria
El examen de oficio engloba asimismo los
aspectos relativos al contenido de la memoria, incluyendo descripción,
reivindicaciones, y dibujos, en concreto:
a.
Que reúne los requisitos formales establecidos en el Artículo 141 y en
el Título V, capítulo I de la LP, que efectivamente se trate de una invención y
esta invención sea objeto de Modelo de Utilidad, tal como lo define el Artículo
137 de la LP, teniendo en cuenta que no podrán protegerse como Modelos de
Utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia
biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
b.
Que la invención se describe de forma clara y completa (considerando
siempre que no es objeto de examen la novedad, la actividad inventiva, la
suficiencia en la descripción o la aplicación industrial tal como determina el
Artículo 142 de LP).
c.
Si se incluyera título en la memoria, este debe definir el objeto
(indicándolo con pocas palabras técnicas y sin denominaciones de fantasía) para
el que se solicita la protección contenido en las reivindicaciones de la
solicitud de Modelo de Utilidad. Este título debe coincidir con el indicado en
la instancia.
d.
Si hay documentación presentada con posterioridad a la fecha de
presentación, se comprobará la justificación para su presentación y que no hay
ampliación del contenido de la solicitud.
e.
Examen del requisito de unidad de invención.
f.
En el caso de las invenciones protegidas como modelos de utilidad es
fundamental comprobar exhaustivamente que el contenido de las reivindicaciones
derivan de la descripción.
Las objeciones resultantes de este examen se
deben comunicar al solicitante mediante el trámite de suspenso de tramitación,
otorgando el plazo de dos meses para que este subsane los defectos o efectúe
las alegaciones oportunas en defensa de su solicitud de modelo. Si el
solicitante no contesta se procede a denegar la solicitud. Si contesta, pero
persisten defectos subsanables, el examinador (a la vista de la contestación)
deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación para
solventar las objeciones antes de proceder a la denegación.
En general, el examen se realizará siguiendo
el orden sistemático marcado por estas directrices, es decir, instancia,
documentos asociados a esta, y memoria descriptiva, anotando los defectos
encontrados con el fin de que la redacción de la notificación sea lo más
completa posible. De esta manera, se proporciona al solicitante una información
clara y se facilita la subsanación de los defectos que motivan la objeción.
2.3.3 El examen de oficio en detalle
Los expedientes de Modelo de utilidad se
identifican numéricamente. Dicho número consta de la letra U seguida de 9
dígitos, correspondiendo los cuatro primeros al año de presentación y siendo
los otros cinco correlativos por orden de entrada.
Por ej. U201701635 corresponde a la
solicitud de modelo de utilidad 1635 del año 2017.
En el caso de los modelos de utilidad que
provienen de la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT,
los cuatro primeros dígitos se refieren al año de presentación, el dígito 5 se
refiere a que es una trasformación y el resto de los dígitos se dan de forma
correlativa por orden de entrada. A continuación, y separado por una barra
oblicua, aparece anotado el dígito de control del número de expediente (dígito
del 0 al 9 o una X).
Por ej. U200850003 corresponde a la entrada
en fase nacional de una solicitud internacional PCT del año 2008.
El expediente de modelo de utilidad está
formado por:
-
Instancia de solicitud,
-
Memoria de la solicitud de Modelo de utilidad, que consta de:
a.
Descripción,
b.
Una o varias reivindicaciones,
c.
Dibujos o Figuras (se recomienda la inclusión de dibujos para comprender
mejor el modelo de utilidad)
d.
Autorización del solicitante al agente o representante, si lo hubiere,
e.
Si se reivindica una prioridad, se debe señalar el número de solicitud,
la fecha de presentación de la solicitud prioritaria y el país de origen,
f.
En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de Modelo de
utilidad.
2.3.3.1 Descripción de la instancia de solicitud 5101
- Modalidad
En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse
el recuadro de MODELO DE UTILIDAD
- Tipo de solicitud
En el apartado (2) “Tipo de solicitud”
deberá aparecer marcado, en su caso, el tipo que corresponda:
- Solicitud
divisional,
- Cambio
de modalidad,
- Transformación
de solicitud de Patente europea,
- Entrada
en fase nacional de solicitud internacional PCT.
En cualquiera de estos casos, deberán
figurar los datos del expediente
principal o de origen en el apartado (3) de la instancia:
-
Modalidad,
-
Nº solicitud y
-
Fecha de presentación
- Título
Se cumplimenta en el apartado (4) de la
instancia.
El título se define como aquel en que “sin
denominaciones de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca
la designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las
reivindicaciones”. Con respecto al título, se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:
a.
Debe ser significativo
b.
Indicar de la forma más clara, concisa y específica posible el objeto al
que se refiere la invención
c.
Es conveniente que, a partir del título se deduzca si el documento de modelo
de utilidad contiene reivindicaciones de diferentes categorías: producto, utilización
d.
No deben aparecer nombres de personas, denominaciones de fantasía,
marcas, términos imprecisos (ej. “etc.”)
e.
Deben tratarse de evitar títulos vagos ("Aparato")
f.
Tampoco debe incluir opiniones del solicitante ("mejoras" o "perfeccionamientos")
|
Título
inadecuado |
Título
adecuado |
|
Unidades médicas |
Unidades de catéter intravenoso |
|
Tintes |
Tintes de piridina monoazoica, insolubles en agua |
|
La invención de “nieve artificial” |
Dispositivo para fabricar nieve artificial |
|
Mejoras en juguetes o
relacionadas con juguetes |
Muñecas de material flexible |
|
Aparatos en
los cuales las ondas ultrasónicas son usadas para obtener la unión correcta
de componentes por soldadura |
Aparato ultrasónico para examinar soldaduras |
Se pueden consultar en el siguiente link unas directrices relativas a la elección del título: DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE TÍTULOS
Se realizará un examen del
título de la invención (Art.2.1.d) Reglamento).
Estos son los distintos
defectos que se podrían señalar:
a.
No figura en la instancia
b.
Tal como figura en la instancia, no es idéntico al que figura en la 1ª
página de la memoria
c.
Incluye denominaciones de fantasía
d.
No es congruente con las reivindicaciones
e.
No es claro
f.
Es demasiado extenso
- Datos del solicitante
a.
Están legitimados para presentar una solicitud de Modelo de utilidad en
España las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho
público.
b.
Si el solicitante es una persona física, deben figurar necesariamente el
nombre y los apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad.
Cuando sea una persona jurídica se identificará por la denominación social, su
NIF, domicilio y nacionalidad.
c.
Cuando son varios los solicitantes, se debe especificar la dirección o
medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones.
d.
Debe constar la firma del solicitante o en su caso de su representante.
Como principio general, la firma debe estar perfectamente identificada, y si el
solicitante es una persona jurídica y no viene representada por un agente, la
persona que firma la instancia debe indicar, además de su nombre, el cargo que
ostenta en la empresa.
e.
Si el solicitante reside en el extranjero deberá necesariamente
presentar la solicitud de Modelo de utilidad a través de un Agente de la
Propiedad Industrial (no se admite otro tipo de representación), excepto si es
nacional o residente en un país de la Unión Europea (U.E.) (Art.175.2 LP).
f.
En el caso de que haya más de un solicitante, deberá figurar la firma de
todos ellos (si hubiera Agente o Representante, dichas firmas aparecerán
exclusivamente en el documento de autorización al Agente o Representante).
A continuación, se enumeran los defectos más
frecuentes en este apartado:
a.
No indica correctamente el nombre del solicitante
b.
No indica la dirección del solicitante
c.
No indica correctamente la dirección del solicitante
d.
No indica la nacionalidad del solicitante
e.
No indica el nº de identificación del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF)
- Datos de Inventor (Art. 2.1.e Reglamento)
La designación del inventor es obligatoria (Derecho
moral del inventor) (Articulo 4ter de Convenio de Paris de 20 de Marzo de 1883)
Si el solicitante no es el inventor o se
trata de una empresa se debe indicar cómo adquirió el solicitante derecho a la
solicitud de Modelo de utilidad. En la instancia se recogen las tres
posibilidades de adquisición del derecho a la solicitud de Modelo de utilidad:
a.
por invención laboral,
b.
por contrato o
c.
por sucesión,
que en sí mismas constituyen la declaración
de adquisición del derecho, por lo que no resulta necesario, si se marca
cualquiera de ellas, adjuntar declaración adicional alguna.
Si con posterioridad a la presentación de la
solicitud el inventor declara que no es el único inventor, se debe presentar
una comunicación donde así lo haga constar.
En una hoja complementaria de la instancia
de solicitud, formulario
5102, se puede completar la relación de inventores.
A continuación se incluye la lista de
posibles suspensos relacionados con este apartado:
a.
Falta la designación del inventor. Artículo 2.1.e Reglamento
b.
El solicitante no es el inventor, y falta la indicación del modo de
obtención del derecho del Modelo de utilidad.(Articulo 2.1.e Reglamento)
- Presentación en ferias y
exposiciones
Si la invención hubiera sido exhibida en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio
relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de
1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972 deberá así
acreditarlo en la solicitud de registro, indicando el nombre de la exposición,
así como el lugar y la fecha de la exhibición. La falta de declaración de la
exhibición en exposiciones oficiales no podrá ser subsanada.
Para que sea efectiva la excepción prevista
en el Artículo 7 de la LP relativa al estado de la técnica, el solicitante debe
mencionar en la instancia el lugar en el que haya tenido lugar la exposición o
feria oficial u oficialmente reconocida y la fecha de la misma. Una lista de
Ferias puede encontrarse en el siguiente link: Ferias reconocidas
La divulgación de la invención debe haber
tenido lugar durante los 6 meses
anteriores a la solicitud del Modelo de utilidad, independientemente de
que dicho modelo haya reivindicado alguna prioridad en su solicitud (para su
relación con el derecho de prioridad ver más adelante el apartado dedicado a
este aspecto).
El solicitante dispone de un plazo de cuatro
meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para aportar una
Certificación expedida por la persona que se designe por la Dirección de la
Exposición como la autoridad encargada de asegurar la protección de la
Propiedad Industrial, que acredite que la invención ha sido realmente exhibida
en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación deberá
mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la primera
divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la
certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención,
debidamente autenticada por la autoridad mencionada (Art.15 Reglamento).
Si el solicitante no ha aportado la
documentación requerida, será objeto de suspenso para que, en el plazo de dos
meses subsane este defecto formal. La no subsanación de este requisito supone
que el solicitante no se beneficia de este derecho, pero no supone la
denegación de la solicitud de Modelo de utilidad.
- Declaración de prioridad (Art. 2.2, Art. 13 y Art.
23 Reglamento)
Si el solicitante reivindica una o más prioridades
se deberá hacer constar en la instancia: el
país de origen, la fecha de la solicitud de origen o fecha de prioridad, el
nº de la solicitud prioritaria, si se dispone del mismo. Los dos primeros datos
son indispensables en el momento de la presentación de la solicitud, no siendo
subsanable su omisión. El resto, constituirán simples defectos formales.
El plazo máximo para reivindicar una
prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la
solicitud cuya prioridad se reivindica.
A continuación, se recogen los posibles
motivos de suspenso en este apartado:
a.
Falta el nº del documento de prioridad
b.
Falta la fecha de prioridad
La OEPM exigirá al solicitante la
presentación del certificado de prioridad emitido por la oficina de origen respecto
de una solicitud que reivindique prioridad de un depósito anterior cuando el
contenido de dicho documento sea pertinente para determinar si la invención es
patentable o exista oposición.
El examen de la prioridad, cuando existan
dudas sobre su validez de acuerdo a lo señalado anteriormente, comporta una
parte formal y otra técnica. Los aspectos que se recogen en el examen formal
son los referentes a los datos que deben figurar en la instancia ya explicados,
el documento de prioridad y las tasas pertinentes.
Por ejemplo, se
exigirá si en contra la concesión de una solicitud de modelo de utilidad se ha
presentado una oposición basada en un documento cuya fecha de publicación se
encontrara entre la fecha de solicitud del modelo en cuestión y la fecha de
prioridad anterior del mismo.
Cuando el certificado de prioridad no
estuviera redactado en español, la OEPM podría exigir al solicitante que aporte
una traducción del mismo en el plazo de dos meses desde la notificación.
En ningún caso se podrá exigir copia de una
solicitud anterior a los fines expuestos cuando la misma obrara en los Archivos
de la OEPM o estuviera disponible a través de una Biblioteca digital aceptada
por la Oficina. En tales casos, la OEPM solicitará de oficio el documento de
prioridad de las bibliotecas digitales aceptadas en las que participe o de las
que disponga la oficina de origen. En la actualidad la única biblioteca digital
aceptada es la BD de la OMPI.
Se incluye la figura de “prioridad interna”
para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y
permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores,
beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las
dos solicitudes. Por tanto, será posible
la reivindicación de una solicitud de patente o de una solicitud de modelo de
utilidad o de una solicitud de diseño anterior presentadas ante la OEPM.
El plazo máximo para reivindicar una
prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la
solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar
prioridades múltiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad más
antigua.
Cuando el solicitante en España y en el país
de la solicitud originaria no coincide, o el nombre de la empresa es distinto
por ser una filial o haberse realizado una venta, deberá presentarse un
Certificado de Cesión de derechos de Prioridad.
Si el solicitante no subsana los defectos
imputados a su reivindicación de prioridad no se reconocerá este derecho.
Es importante destacar que si el solicitante
ha hecho una declaración de exposición oficial, el CUP prohíbe que la
protección temporal por exposiciones prolongue los plazos del derecho de
prioridad.
Si faltara alguna de las tasas de prioridad,
la OEPM se lo comunicará al solicitante o en su caso al Agente, dándole un
plazo de 10 días para abonarlas/s (Art.81 Reglamento).
- Reducción de tasas
Los emprendedores que, teniendo la
consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen
obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de
utilidad podrán solicitar que les sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento
de las tasas establecidas en concepto de solicitud, de las anualidades tercera,
cuarta y quinta, así como de la petición del informe sobre el estado de la
técnica recogido en el 148.3 LP.
Para ello se deberá presentar, junto a la
solicitud del modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y
acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan
a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y
mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión
Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la
misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud. En el caso de
que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se
notificarán las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de
dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido
este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a
la reducción de tasas.
En tanto recaiga resolución, se procederá a
la tramitación provisional del expediente de modelo de utilidad, debiendo
abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y anotarse
por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago realizado.
La resolución relativa al reconocimiento del
derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en
el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de ser denegatoria,
se le concederá un plazo de 10 días para que proceda a satisfacer el importe
total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se
tendrá por desistida la solicitud.
En caso de resolución reconociendo el
derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las
cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo.
(Art. 186 LP y Art. 105 Reglamento).
Bonificación de tasas a Universidades
públicas
En el supuesto de que una Universidad
Pública desee beneficiarse de la bonificación del cien por cien del importe de
las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional
décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
El procedimiento y condiciones para la
solicitud de devolución serán las previstas en los Artículos 124 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de
ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante
deberá acreditar que la invención objeto del modelo de utilidad respecto del
cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de
forma real y efectiva. Los medios de prueba serán los previstos en el apartado
3 del Artículo 90 de la Ley.
Aquellas tasas que se devenguen con
posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser
abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que
se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará
la devolución de lo abonado en la forma prevista en el apartado anterior, justificando
que la invención objeto del modelo de utilidad continúa siendo explotado. (Art.
106 Reglamento)
- Datos relativos al Agente
de la Propiedad Industrial (API) o al Representante
Si el solicitante actúa a través de Agente
de la Propiedad Industrial o de representante se consignarán en la instancia el
nombre y domicilio profesional a efectos de notificaciones. En el caso de que
el agente o representante haya presentado un poder general y este conste
inscrito en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la
existencia de dicho poder general, bien aportando el número asignado por la
OEPM, o bien mediante la presentación de una copia del mismo.
Si el solicitante carece de domicilio o
establecimiento en el territorio de un país de la UE, deberá necesariamente
actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial (Art.175.2 LP).
- Relación de documentos que
se acompañan Relación de documentos que se acompañan
Es un apartado meramente informativo, aun
cuando puede tener un componente jurídico importante, ya que si el funcionario
firma que esos documentos son los que se han presentado y algunos de ellos no
se ha presentado, el solicitante puede hacer valer su derecho.
El justificante del pago de la tasa de
solicitud debe figurar en el expediente.
La modificación en los datos de la instancia
no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva instancia
modificada.
2.3.3.2 Requisitos relativos a la representación
La representación es obligatoria y mediante
Agente de la Propiedad Industrial para los no residentes en un Estado miembro
de la Unión Europea (Art. 175- 176 LP; Art.2, 107, 108 Reglamento). Se verificará lo siguiente:
a) si el
solicitante es no residente en un Estado miembro de la Unión Europea se
comprobará en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad
Industrial.
b) si el
solicitante actúa por medio de un representante se verificará que en la
instancia se ha indicado:
-
si es una persona física:
o su
identidad, es decir, nombre, apellidos,
o documento
de identidad,
o domicilio
y nacionalidad
-
si es una persona jurídica:
o denominación social completa
o NIF
o Domicilio
y nacionalidad
No será necesaria la comprobación de la entrega del
poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria
su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del
representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento
de la solicitud.
c) en el
caso de que el representante sea un Agente
de la Propiedad Industrial de acuerdo con el Art. 2.2.a) del Reglamento no
es obligatoria en general la presentación de un poder de representación y sólo
se comprobará que se ha indicado en la instancia:
- nombre
y apellidos del Agente si es una persona física o
- denominación
social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad
el Agente de la Propiedad Industrial, y
- código
de Agente otorgado por la OEPM.
d) en el
caso de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un poder
general, válido para varias solicitudes o registros, se comprobará que se ha
indicado en la instancia el número asignado por la OEPM, o bien que se ha
presentado una copia del mismo
2.3.3.3 La memoria descriptiva de la solicitud.
La Memoria descriptiva de un Modelo de
utilidad consta de tres partes:
a.
Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo
b.
Una o varias reivindicaciones
c.
Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones
El solicitante debe presentar una copia
completa de dicha memoria que será la que la oficina utilice para certificar a
efectos de prioridad y se dejara intacta a lo largo de todo el procedimiento.
La oficina marcará la fecha de entrada en la OEPM en todas las hojas que forman
parte de la memoria de la solicitud de modelo de utilidad, tanto las
inicialmente aportadas como las presentadas posteriormente.
Es necesario que todos los documentos se
presenten mecanografiados o cumplimentados por ordenador. Los documentos que
forman la memoria se deben presentar en papel blanco liso en buen estado y en
formato A4 (210x297 mm). La hojas deben estar escritas en sentido vertical a
una sola cara y unidas entre sí de forma que puedan se separadas fácilmente,
por ejemplo mediante grapas. Asimismo, cada apartado debe comenzar en una nueva
hoja, estando todas las hojas de la memoria descriptiva (descripción,
reivindicaciones y dibujos) numeradas correlativamente en cifras árabes
(1,2,3....) La numeración debe ir centrada en la parte inferior de cada hoja,
fuera del margen. Los márgenes deberán estar en blanco, y disponer de las
siguientes medidas:
- Superior: 35 mm
- Derecha: 25 mm
- Inferior: 20 mm
- Izquierda: 25 mm
Las líneas de la descripción y de las
reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco, situándose esta
numeración en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeración
en cada hoja. Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema
métrico y las temperaturas en grados centígrados. Es posible utilizar otra
unidad, pero añadiéndose siempre equivalente en las unidades indicadas. Para
las demás unidades físicas y para las fórmulas matemáticas y químicas se deben
utilizar las unidades, símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares
utilizados internacionalmente. La terminología utilizada en el conjunto de la
solicitud ha de ser uniforme. Así cada elemento de la invención ha de ser
identificado siempre por el mismo término.
Los espacios entre líneas deben ser de 1½.
Únicamente los símbolos y caracteres gráficos pueden estar manuscritos o
dibujados, en caso de necesidad.
La instancia, la descripción y las
reivindicaciones no deben contener dibujos, aunque la descripción puede
contener cuadros. Las reivindicaciones también pueden contener cuadros, sólo si
el objeto de las mismas lo aconseja.
Las reivindicaciones deben numerarse
correlativamente. Los dibujos deben estar numerados ordenadamente, sin
explicaciones ni leyendas y sin enmarcar.
Todos los requisitos formales de los dibujos
y de las hojas están especificados en el Art. 10, Anexo I.
A continuación se enumeran todos los
defectos posibles relativos a la memoria:
a.
Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
b.
Este elemento no empieza en una hoja nueva
c.
Las hojas están rotas, arrugadas o dobladas
d.
Las hojas no están escritas en sentido vertical
e.
Las hojas no están escritas por una sola cara
f.
El papel de las hojas no es flexible, fuerte, blanco, mate y duradero
g.
Las hojas no están unidas de la forma prescrita
h.
Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
i.
Los márgenes no son correctos
j.
Las hojas no están numeradas correlativamente
k.
Los números no están en el centro de la parte superior de las hojas
l.
Los márgenes no están en blanco
m.
Las líneas no están numeradas de cinco en cinco
n.
La numeración de las líneas no empieza de nuevo en cada página
o.
El texto no está ni mecanografiado ni impreso
p.
El espacio interlineal no es de 1 1/2
q.
Los caracteres de las mayúsculas utilizados tienen una altura inferior a
0.21 cm
r.
El texto no está en color negro ni es indeleble
s.
Este elemento contiene dibujos
t.
Las hojas presentan correcciones o tachaduras
u.
Las hojas contienen restos de fotocopia
v.
En esta parte se han detectado faltas de ortografía
w.
Falta la primera página normalizada de la descripción
x.
El orden de estos elementos no es el correcto
Y respecto a las hojas que contienen
dibujos:
a.
Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
b.
Las hojas están arrugadas, rotas o dobladas
c.
Las hojas no están escritas en una sola cara
d.
El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero
e.
Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
f.
Los dibujos no empiezan en una hoja nueva
g.
Los dibujos no están colocados a continuación de las reivindicaciones
h.
Los márgenes mínimos de las hojas no se atienen a lo prescrito (sup.:
2.5 cm., izqdo.: 2.5 cm., dcho.: 1.5 cm., inf.: 1 cm.)
i.
Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o
utilizable
j.
La numeración de las hojas no es correlativa (consecutiva con la del
resto de la memoria)
k.
Las hojas presentan correcciones o tachaduras
l.
No pueden ser reproducidos directamente
m.
Contienen textos superfluos
n.
Faltan palabras clave necesarias para la comprensión
o.
No están realizados con tinta indeleble, ni con líneas y trazos de
grosor uniforme
p.
No permitirían distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en
tamaño reducido
q.
Contienen líneas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujo técnico
r.
Contienen cortes que no están trazados adecuadamente
s.
Contienen letras no incluidas en el alfabeto latino ni griego. Incluye
elementos de una figura que no guardan proporción entre ellos y que no son
indispensables para la claridad
t.
Contienen figuras que no están dispuestas correctamente ni claramente
separadas
u.
Contienen figuras en dos o más hojas que forman parte de una única
figura pero no pueden ser unidas sin ocultar parte de dichas figuras
v.
Contienen figuras que no están numeradas correlativamente en cifras
árabes
w.
Contienen figuras que no están numeradas con independencia de la
numeración de las hojas
x.
No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripción
y.
No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripción
z.
Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia
distintos
2.3.3.4 Examen de la descripción (excepto suficiencia)
En el caso de los modelos de utilidad, el
Art. 142 de la Ley de Patentes determina que "no se examinará la novedad, ni la
actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe
sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invención".
No obstante, la descripción deberá cumplir
una serie de requisitos que se detallan a continuación.
La descripción (Art.3 Reglamento) se
debe redactar en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones
inútiles, en congruencia con las reivindicaciones y en el orden que a continuación se indica,
excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y
una presentación más concisa. Se estructura en los siguientes apartados:
1.
Título de la invención, que debe coincidir con el de la instancia de
solicitud
2.
Indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención
3.
Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de
prioridad/solicitud, conocido por el solicitante, citando en la medida de lo
posible los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica
anterior, especialmente, aquellos más próximos al objeto técnico de la
invención
4.
Explicación de la invención que permita la comprensión del problema
técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución
5.
Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención,
que podrá ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporación de
ejemplos. La incorporación de esta nueva materia en la solicitud se considera
como una ampliación del contenido de la misma.
6.
Indicación de la aplicación industrial de la invención, a no ser que
esta sea evidente
7.
Descripción de los dibujos, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si
los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones
(Art.10, anexo I Reglamento). Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras
árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno aunque si podrán contener
referencias alfanuméricas para indicar los diferentes elementos que componen el
objeto de la invención representado en la figura, debiendo estar dichas
referencias numéricas previamente descritas en la memoria.
Aunque es deseable por motivos
de claridad que la descripción esté estructurada en los apartados anteriores,
no siempre es necesaria la presentación siguiendo este esquema. El examinador
deberá hacer una valoración en su conjunto y decidir si formula alguna objeción
al respecto.
Se recomienda utilizar la siguiente plantilla de la descripción.
Las unidades de peso y medida deben
expresarse conforme al sistema internacional y las temperaturas, en grados
centígrados. Si se utilizan otras unidades, hay que tener en cuenta que en
ciertos campos técnicos la práctica usual puede haber establecido unidades
internacionalmente aceptadas en dicho campo y que, en consecuencia, no pueden
ser objeto de objeción alguna.
2.3.3.5 Examen de las reivindicaciones
Tal y como se establece en el Artículo 28
LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la
protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. El
examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el análisis de los
siguientes aspectos:
2.3.3.5.1
Forma
y contenido de las reivindicaciones
La solicitud de modelo de utilidad debe
contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción
debe referirse a las características técnicas de la invención, es decir, no
deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo
de características no técnicas.
El Artículo 7.1 del Reglamento recoge como
forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes:
preámbulo y parte caracterizadora.
Si la redacción es en dos partes, el
preámbulo debe indicar la designación del objeto de la invención y las
características técnicas necesarias para la definición de los elementos
reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la
técnica. La parte caracterizadora deberá exponer las características técnicas
que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desean proteger.
La división en preámbulo y parte
caracterizadora como separación de las características técnicas conocidas y las
características técnicas nuevas se interpretará de manera amplia y razonable
para los objetivos de obtener una protección adecuada y proporcionada de la
invención. El examinador podrá sugerir al solicitante dicha división para una
mejor comprensión de la contribución de la invención al estado de la técnica,
teniendo también en cuenta que el contenido de la descripción puede ya
dilucidar claramente cuáles son las características técnicas conocidas y cuáles
las nuevas.
Para el examen técnico de las
reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos:
a.
Reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una
actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en
la solicitud y en la que se recogen las características técnicas esenciales, aquellas
sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema
técnico planteado.
b.
Reivindicación dependiente: una reivindicación que incorpora la
definición de una reivindicación independiente y añade una o más
características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la
naturaleza esencial de la invención. Por ejemplo, aparato de acuerdo a la
definición de la reivindicación 1, en el que el suministro de energía se
realiza mediante una batería.
2.3.3.5.2
Dependencias
múltiples
Aunque en el Reglamento de Ejecución de la
Ley de Patentes no se recoge más que la posibilidad de incluir una o más
reivindicaciones independientes y varias reivindicaciones dependientes de
ellas, en la práctica, se admite que las reivindicaciones dependientes puedan
tener dependencias múltiples, esto es, que incluyan las características de más
de una reivindicación anterior. La única limitación que el examinador debe
poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la
de la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.
La dependencia de la reivindicación
dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en
forma alternativa (“o”) o en forma acumulativa (“y”). P.ej. “Una
máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, que comprende además...”,
o “Una
máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además....”
2.3.3.5.3
Falsa
dependencia.
En ocasiones, una reivindicación de una
determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría.
Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de
una referencia o relación con otra reivindicación que, además, podría ser
necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.
2.3.3.5.4
Claridad
de las reivindicaciones
El requisito de claridad de las reivindicaciones
se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. La claridad de las
reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar
la novedad y la actividad inventiva. Por lo tanto, el significado de los
términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para
un experto en la materia tomando la redacción de la reivindicación de manera aislada.
Cada reivindicación debe definir el objeto
de la invención que pretende proteger con un grado de claridad razonable. La
claridad de las expresiones de las reivindicaciones debe analizarse a la luz
del contenido de lo descrito en una solicitud en particular, del contenido del
estado de la técnica, y de la interpretación de la reivindicación que el
experto en la materia haría en la fecha de presentación de la solicitud. Si el
experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada
con un grado razonable de precisión, se considera que la reivindicación cumple
el requisito de claridad. Una reivindicación extensa no implica a priori falta
de claridad. Si el ámbito de la materia cubierta por las reivindicaciones es
claro, y si el solicitante no ha indicado de otra manera que intenta que la
invención cubra un ámbito diferente del definido por las reivindicaciones,
entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.
2.3.3.5.5
Términos
relativos
Una reivindicación no debe contener términos
con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho” o términos
similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la
técnica considerada (por ejemplo, el término “alta frecuencia” en relación con
un amplificador).
Cuando se utilice en una reivindicación un
término que exprese un grado, el examinador debe decidir si el experto en la
materia podría deducir el significado de ese término, bien a partir de la
divulgación en la descripción de un valor o término de referencia que permita
valorar ese grado, o bien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea
necesario requerir al solicitante para que defina el término, o para suprimirlo
sin por ello ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada. El
solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la
invención reivindicada respecto al estado de la técnica.
Igualmente ocurre cuando se utilizan las
palabras “alrededor de” u otros términos similares, tales como “aproximadamente”.
Estas palabras podrían aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por
ejemplo, “alrededor de 200ºC”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor
de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleará su propio juicio
sobre si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud
leída en su conjunto. Además, si palabras tales como “alrededor de” impiden que
la invención pueda distinguirse de forma inequívoca del estado de la técnica,
se planteará una objeción en cuanto a la falta de novedad o actividad
inventiva.
Deberán estudiarse atentamente expresiones
como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como” o “más particularmente”, para
asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. El examinador deberá
considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el
ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a
cualquiera de tales expresiones deberá considerarse totalmente facultativa.
2.3.3.5.6
Los
tipos específicos de reivindicaciones y su viabilidad como modelos de utilidad
La viabilidad de las reivindicaciones tendrá
que tener en cuenta las peculiaridades de los modelos de utilidad en lo que se
refiere a su alcance y a las exclusiones presentes en la Ley de Patentes.
Debido a la limitada jurisprudencia existente en España, se hará referencia
cuando sea posible al derecho comparado, en particular a las decisiones del BundesGericthsHof
(en adelante, BGH).
En la mayoría de las invenciones se
necesitan reivindicaciones de más de un tipo o categoría:
a.
Entidad, es decir, un aparato, un producto o una composición.
b.
Actividad, es decir, un método, uso o procedimiento.
Debido a las exclusiones contenidas en el Artículo
137.1, no todos los tipos de reivindicaciones son aceptables como modelos de
utilidad. En concreto las reivindicaciones relativas a procedimientos no podrán
protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, como hemos visto, es necesario
clarificar con exactitud qué se entiende por procedimiento.
a.
Reivindicación de Aparato
Son aquellas que protegen un aparato o
dispositivo. El preámbulo explica lo que el aparato “es” o “hace”.
Ejemplo:
“Un trípode, que comprende ...” o,
"Un dispositivo para sostener una cámara..."
El cuerpo de la reivindicación
enumerará los elementos inventivos esenciales.
Ejemplo:
1. Dispositivo
para sostener una cámara, que comprende:
un soporte
pivotante configurado para sostener la cámara;
una pluralidad de
patas dispuestas para sostener el soporte pivotante;
una conexión
separable entre el soporte pivotante y la pluralidad de patas de estructura X.
En general, las reivindicaciones de aparatos
no tendrán problema alguno para ser protegidas como Modelos de Utilidad.
b.
Reivindicación de Producto
Un producto puede reivindicarse mediante una
de las formas siguientes:
a.
Por su estructura
b.
Por el proceso mediante el cual se ha hecho (“product-by-process”
claims)
c.
Por sus propiedades
d.
Por sus funciones;
e.
Por el resultado a alcanzar o;
f.
Por una combinación de las
vías anteriores.
c.
Reivindicaciones definidas por
el proceso mediante el cual se ha hecho –“product by process”-.
Son reivindicaciones de un producto definido
en términos de su proceso de fabricación. La jurisdicción española las trata
como reivindicaciones de producto. Hay que comprobar que una reivindicación de
producto-por-proceso es la mejor opción para proteger una invención antes de
utilizar este tipo de reivindicación.
Las reivindicaciones de un producto definido
por su proceso de fabricación son protegibles en tanto en cuanto el producto
cumpla los requisitos para ser protegido como modelo de utilidad.
|
Ejemplo:U9600889 |
|
1. Calzado perfeccionado,
que siendo del tipo de los que incluye un zapato montado (1) con cualquier
diseño, una entresuela (2) y un piso (3), incluyendo la entresuela (2) el
correspondiente cerco o vira (4) moldeada conjuntamente con aquella,
determinando una pieza única de la misma o parecida naturaleza a la del piso
(3), esencialmente se caracteriza
porque la fijación entre si de la entresuela (2) al calzado montado (1), así
como la fijación del piso (3) a la propia entresuela (2), se realiza por
pegado y en fases independientes, en donde la entresuela (2) ofrece la
totalidad de su superficie para el pegado tanto sobre la parte inferior del
calzado montado (1), como sobre la superficie superior del piso (3). |
d.
Reivindicaciones definidas por
sus funciones
Su utilización en invenciones mecánicas es
equivalente a decir "adecuado
para”. Se trata de una reivindicación de producto, pero en la que la
aplicación indicada impone ciertas características limitantes al producto. Son
aceptables como modelos de utilidad.
Ejemplo:
“Molde para fundir acero que tiene forma
semiesférica”. En este caso, un cuenco de plástico que no soportaría
esas temperaturas no anticiparía la reivindicación.
e.
Reivindicaciones definidas por
el resultado a alcanzar
Por regla general, se deben rechazar por
falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una
característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. Sin embargo,
no deberá plantearse objeción alguna si la invención sólo puede definirse en
tales términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria
una experimentación excesiva y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y
positivamente por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la
descripción y que no representen sólo un tanteo.
Por ejemplo, la invención podría referirse a
un cenicero en el que se extinguiría automáticamente una colilla de cigarrillo
aún encendida, debido a la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas
últimas podrían variar notablemente, de manera difícil de definir, aunque
siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicación
especifique la construcción y forma del cenicero con la mayor claridad posible,
podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe
alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a
condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al
lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de
rutina.
f.
Producto o aparato definido por
su relación con elementos ajenos al objeto de la invención
Puede resultar una falta de claridad que una
reivindicación relativa a un aparato o un producto se defina por referencia a
características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros
aparatos o productos, o relativas a su utilización, prescindiendo de
características estructurales del objeto reivindicado.
Así, por ejemplo, una culata de motor
definida mediante características relativas a su conexión al motor no define
solamente el propio producto, sino que también precisa su relación con un
segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada. Tal
reivindicación debe definir claramente el producto individual reivindicado
mediante expresiones adecuadas (por ejemplo, utilizando “pudiendo conectarse” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un
primero y segundo productos en combinación (por ejemplo, “motor provisto de una
culata” o “motor que incluye una culata”).
No obstante, se admite que una
reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer
producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma
correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto
reivindicado, pero que está asociado a él por su utilización (por ejemplo, en el
caso de un soporte de fijación para una placa de matrícula de un vehículo, en
el que el marco del soporte y los elementos de fijación están definidos en
relación con la forma exterior de la placa).
2.3.3.5.7
Claridad
de otros términos
Las marcas comerciales y otras expresiones
similares caracterizan el origen de los productos, y no las propiedades de los
productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención.
Por tanto, el examinador requerirá al solicitante para que retire marcas de
fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea
inevitable su uso. Se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en
general como algo que tiene un significado preciso (por ejemplo, velcro).
2.3.3.5.8
Limitaciones
formuladas en términos negativos
En general, el objeto de una reivindicación
se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de
una reivindicación podría estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitación
negativa” o de una “exclusión”, que consiste en excluir expresamente de la
protección reivindicada un elemento definido claramente por características
técnicas (para satisfacer, por ejemplo, el requisito de novedad). En sí, no hay
nada ambiguo o vago en una limitación negativa. Así por ejemplo, sería
admisible una reivindicación del tipo “en la que el compuesto carece de agua”.
Una reivindicación que comprende la
limitación del tipo: “dicho homopolímero está desprovisto de
proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol
del caucho”, para excluir las características del producto que forman
parte de la técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada
limitación mencionada es clara. Asimismo, la limitación negativa siguiente: “incapaz
de formar un colorante con dicho revelador oxidado”, es clara, ya que
los límites de la protección que se desea son claros.
Ahora bien, una limitación negativa puede
conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de
reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha
inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha
inventado efectivamente.
Cuando exista falta de claridad en las
reivindicaciones por alguno de los motivos señalados anteriormente, el
examinador señalará esta objeción en virtud del Art. 28 LP.
2.3.3.5.9
Concisión
de las reivindicaciones
El requisito de concisión en las
reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente.
Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de
reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de
concisión.
No deben admitirse reivindicaciones
redundantes hasta tal punto que no permitan entender el objeto de la invención.
Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de
otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe
señalar una objeción. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son
idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera
diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción
de falta de concisión (Art. 28 LP).
Una reivindicación aislada sólo se
suspenderá por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles
poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención
reivindicada.
2.3.3.5.10
Soporte
de las reivindicaciones en la descripción
El último paso en el examen de las
reivindicaciones consiste en comprobar que existe el adecuado fundamento en la
descripción. Se debe por tanto, revisar la descripción examinando si todos los
elementos técnicos recogidos en las reivindicaciones están mencionados en la
descripción comprobando además que no existen inconsistencias entre los
elementos descritos y los reivindicados y que el ámbito de las reivindicaciones
no es más amplio que lo que se justifica en descripción y dibujos. Cuando las
reivindicaciones tienen un alcance amplio por estar formuladas en términos de
características técnicas generales, se deben incluir en la descripción un
número de ejemplos suficiente que justifique el amplio alcance de la protección
reivindicada. En aquellos casos en los que se describe un objeto claramente en
una reivindicación, pero no aparece descrito en la descripción, el solicitante
podrá trasladar esa información al apartado de la descripción.
A
continuación se recogen los posibles defectos en las reivindicaciones:
a.
La(s) reivindicación(es) no contienen un preámbulo y una parte
caracterizadora.
b.
El preámbulo es incorrecto.
c.
La parte caracterizadora es incorrecta.
d.
Las reivindicaciones carecen de características técnicas.
e.
Falta de claridad en las reivindicaciones.
f.
Las reivindicaciones no están
relacionadas o están mal relacionadas.
g.
Las reivindicaciones no están basadas en la descripción.
2.3.3.6 Examen de dibujos
Para
facilitar la comprensión de la invención, la solicitud puede comprender una
serie de dibujos o diagramas, dispuestos uno o más por página, numerados
correlativamente (Figura 1, 2, ...) e identificados en la descripción. Las hojas
no deben contener marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la
superficie utilizada (Art. 8 y 10 Reglamento).
Estos
dibujos o diagramas se deben realizar con líneas y trazos, negros o en color,
duraderos y ser lo suficientemente claros. Para ello todas las líneas deben
estar trazadas mediante instrumentos de dibujo técnico. Aunque,
en general, los dibujos no deben contener leyendas, en ocasiones las palabras
clave indispensables para entender los dibujos son admisibles, incluyendo, por
ejemplo, diagramas de flujo, circuitos eléctricos o diagramas de otro tipo siempre que sean indispensables, no
prolijas o engañosas.
La cuestión que puede causar dificultad
desde el punto de vista del examen técnico es evaluar si el texto incluido en
los dibujos es absolutamente indispensable. Se puede considerar indispensable
desde un punto de vista práctico establecer un diagrama para interpretar rápida
y claramente en el caso de diagramas de
circuitos, diagramas de bloques y de flujos, lemas identificativos para
integradores funcionales de sistemas complejos (por ejemplo, “almacenamiento
de núcleo magnético”, “integrador veloz”).
En el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación
esquemática de las etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con
letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional.
Como regla general que se ampliará con la
práctica podemos resumir que se admitirán leyendas en los siguientes casos:
a.
Cuando del dibujo no quede claro la forma o la sustancia de la cual se
trate, como en el caso de agua, vapor, sustrato, etc.
b.
Cuando haya que determinar la posición: abierto, cerrado, etc.
c.
En los diagramas de bloques, circuitos, etc.
Se aplicarán para las leyendas criterios
amplios de tal forma que siempre que aclaren el dibujo y no sean superficiales,
engañosas o innecesariamente prolijas, se aceptarán.
2.3.3.6.1
Agrupamiento
de dibujos
Todos los dibujos deben estar agrupados
juntos en hojas específicamente dedicadas a representar los dibujos y no pueden
ser incluidos en la descripción o reivindicaciones.
2.3.3.6.2
Reproducibilidad
de los dibujos
Los dibujos deben presentarse de tal forma
que permitan la reproducción directa tras el escaneo. Cada hoja debe estar
razonablemente exenta de tachaduras o efectos del borrado que impidan la
reproducibilidad o el escaneo.
Las correcciones deben ser permanentes, de
tal forma que no den lugar a duda alguna. Se pueden usar productos correctores
siempre que sean indelebles. Las hojas sólo pueden ser unidas con elementos de
unión fácilmente removibles (clips, grapas).
2.3.3.6.3
Numeración
de las hojas de dibujos
Todas las hojas deben numerarse
consecutivamente con números arábigos (1,2,3,...).
2.3.3.6.4
Numeración
de los dibujos
Los diferentes dibujos deben ser numerados
consecutivamente con numeración arábiga (1,2,3,...), independientemente del
número de hojas. Esta numeración deberá ser precedida por la abreviatura
"FIG".
Dichos números han de ser claros y no pueden
estar situados dentro de comillas, paréntesis o cualquier otro elemento que
dificulte la lectura. Los signos tales como 6' y 35" no se considerarán
comillas y, por tanto, se permiten.
Dentro de una figura podrán señalarse los
distintos elementos que componen el objeto de la invención representado en
dicha figura, mediante signos de referencia alfanuméricos. Los números, letras
y signos de referencia deberían colocarse en la misma dirección del dibujo o
diagrama con el fin de evitar tener que rotar la página.
En el caso de dibujos parciales con la
intención de formar un único dibujo, éstos pueden identificarse por medio de un
único número seguido de una letra mayúscula (p. ej. FIG 7A, FIG 7B).
2.3.3.6.5
Fotografías
Se permiten cuando sea imposible presentar
en un dibujo lo que tiene que ser mostrado y con tal de que sean directamente
reproducibles y cumplan los requisitos aplicables a los dibujos (es decir,
tamaño y márgenes). Se aceptan las fotografías en color. La OEPM se reserva la
posibilidad de publicarlas en blanco y negro o requerir nuevas fotos si la
calidad de reproducción no es suficiente. Las fotografías serán numeradas como
los dibujos y descritas brevemente en la descripción.
2.3.3.6.6
Sombreado
La utilización de sombreado en los dibujos
se permite con la condición de que ayude a su comprensión y no impida su
legibilidad.
2.3.3.6.7
Escala
de los dibujos
Si la escala del dibujo es tal que hay
detalles esenciales que no pueden distinguirse claramente si se reproduce el
dibujo, entonces el dibujo debe volver a dibujarse en una escala mayor y, si es
necesario, el dibujo podría dividirse en dibujos parciales. Las referencias a
la escala en las hojas de dibujos no están permitidas.
2.3.3.6.8
Símbolos
convencionales
Dispositivos conocidos pueden ser ilustrados
por medio de símbolos universalmente reconocidos.
2.3.3.6.9
Líneas
señaladoras
Las
líneas señaladoras entre los signos de referencia y los detalles a los que se refieren
deben ser rectas o curvas y tan cortas como sea posible. Deben originarse en la
proximidad inmediata del signo de referencia y extenderse al menos hasta la
característica indicada.
2.3.3.6.10
Flechas
Las flechas deben utilizarse al final de las
líneas señaladoras con tal de que su significado sea claro. Pueden indicar: (i)
Una flecha genérica indica la sección entera a la que apunta. (ii) Una flecha
que toca una línea indica la superficie mostrada por la línea mirando en la
dirección de la flecha
2.3.3.6.11
Altura
de los números y letras en los dibujos
Se aplican las reglas generales para el
resto de la descripción. El alfabeto griego sólo se acepta en los casos en los
que resulta apropiado por la materia, por ejemplo, para indicar ángulos,
longitud de onda, etc.
2.3.3.6.12
Uso
consistente de signos de referencia entre la descripción, las reivindicaciones
y las figuras
Para evitar frecuentes problemas que
conducen a suspensos en el examen formal debe comprobarse que la utilización de
las referencias sea consistente. Los signos de referencia que aparecen en las
figuras deben aparecer en la descripción o en las reivindicaciones. Las
características de una figura no deben designarse por medio de una referencia
si la característica en sí no ha sido descrita.
2.3.3.6.13
Secciones
e indicaciones de texto en los dibujos
Para indicaciones del tipo “corte
según AB”: si el dibujo se refiere a una sección de otro dibujo, éste
último debe indicar la posición del corte y la dirección de la vista. Cada
sección debe ser rápidamente identificable, especialmente cuando se realizan
varias secciones en el mismo dibujo, por ejemplo, inscribiendo las palabras
"Sección por AB", o para evitar la utilización de letras,
marcando cada extremo de la sección con un número romano único. Este número
será el mismo que el número arábigo identificando el dibujo de la sección. Por
ejemplo, "la figura 22 ilustra una sección a lo largo de la línea XXII-XXII
del dibujo 21".
2.3.4 Examen de oficio: examen de modalidad
2.3.4.1 Consideración de la invención
El examinador debe, en primer lugar, valorar
si efectivamente la solicitud de modelo de utilidad se refiere a una invención.
Aunque la LP no establece lo que se entiende por invención, sí contiene una
lista de lo que no se consideran invenciones (Art. 4.4 LP):
a.
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b.
Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así
como las obras científicas.
c.
Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como
los programas de ordenadores.
d.
Las formas de presentar informaciones.
Esta prohibición excluirá la patentabilidad
de las invenciones mencionadas en estos puntos solamente en la medida en que el
objeto para el que el modelo de utilidad se solicita, comprenda una de ellas.
En la Parte
E de estas directrices se explica
con más detalle este concepto.
|
Criterio del Área de
Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que se refieren a KIT. |
|
El diccionario define kit, en una de sus acepciones como un conjunto
de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con
facilidad. En una segunda acepción, se trata de un conjunto de objetos o
productos que sirven para un solo uso. De
estas definiciones podemos concluir que: 1.-Cuando
se reivindica un kit, basado en la segunda acepción (productos que sirven
para un solo uso) como, por ejemplo, un kit para la limpieza de cutis o para
desinfección; un botiquín para primeros auxilios; un kit para arreglar
pinchazos en ruedas, o para dar la extremaunción, etc, se suele reivindicar
como una enumeración de objetos, incluido en un recipiente, como una bolsa o
una caja. En
este caso, se procederá a suspender el expediente y se indicará que no se
trata de una invención protegible como modelo de utilidad, ya que lo que se
reivindica es un conjunto de objetos contenidos en un recipiente. El
recipiente no forma parte del kit y, por tanto, si dicho recipiente comporta
una forma reivindicable de la que se derivan ventajas para su uso o
fabricación -debe referirse a ello en la memoria- podría ser un modelo de
utilidad como recipiente, no así el kit. Ver
en este caso el modelo de utilidad U201130262 en que el recipiente queda definido
en las cuatro primeras reivindicaciones. Lo
mismo sucede en un kit para primeros auxilios, como un botiquín. El kit no
será objeto de modelo de utilidad y sí lo será el maletín donde se alojan el
conjunto de objetos, si éste tiene una forma -en su concepto amplio- de la
que se derivan ventajas para su uso o fabricación. 2.-Cuando
se reivindica un kit, basado en la primera acepción como un conjunto de
piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con
facilidad, caso de estanterías, mobiliario, lámparas y objetos de iluminación,
el embalaje no debe, en principio, ser protegible, ya que normalmente se
trata de elementos de embalaje estándar. En este caso, el conjunto de piezas
o aparatos a montar, se reivindicaría por su forma y la utilidad que
producen, pues se trata simplemente de objetos desmontados. |
|
Criterio del Área de
Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que consisten en incorporar
códigos con información codificada (tipo QR, RFID, etc...) a un objeto. |
|
Cuando la incorporación del código en el objeto suponga una mera
yuxtaposición de ambos elementos, no se considerará susceptible de protección
como modelo de utilidad, dado que no se está dotando al objeto de una
configuración, estructura o constitución particular para incorporar dicho
código de la que se derive una ventaja técnica asociada. En este caso la
ventaja radica en la información proporcionada por el código, lo que se
considera como una forma de presentar información que no es susceptible de
protección mediante modelo de utilidad. Cuando para la incorporación del código en el objeto sea necesario
adaptar la configuración de éste para alojarlo, o bien se añadan estructuras
adicionales, por ejemplo, una lámina de protección del código, sí se
considerará que la invención dota a un objeto de una configuración,
estructura o constitución de la que se derivan ventajas, por lo que el objeto
será susceptible de protección como modelo de utilidad. |
2.3.4.2 Alcance positivo del modelo de utilidad.
La vigente definición legal considera
protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un objeto o producto una configuración,
estructura o composición.
En este sentido, las reivindicaciones del
tipo "product-by-process" pueden protegerse como modelos de utilidad
al ser consideradas reivindicaciones de producto. A este respecto ver: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7620931&links=&optimize=20160316&publicinterface=true
2.3.4.3 Protección de los productos químicos o sustancias
El concepto de producto químico incluye
tanto a los compuestos o sustancias (puros) como a las composiciones o mezclas.
Cuando la invención se refiere a un producto
químico, puede estar definido en la reivindicación de varias formas:
- Por
su fórmula química
- Como
un “product by process” (si no hay una definición más clara posible)
- O
excepcionalmente por sus parámetros (valores de propiedades que pueden ser
medidas directamente, tales como punto de ebullición, resistencia
eléctrica de un conductor, etc). Sólo se permitirá caracterizar un
producto principalmente por sus parámetros cuando la invención no pueda
quedar definida adecuadamente mediante otro modo.
Hasta ahora, la razón jurídica en la que se
ha basado el rechazo de la protección de los productos químicos o sustancias a
través de modelos de utilidad, es que el modelo de utilidad ha de
materializarse en un cuerpo cierto y formalmente definido. La introducción de
la protección de los productos químicos dentro del ámbito de protección a
través de modelos de utilidad hace que, en la práctica, el requisito de “corporeidad”
quede de facto derogado.
En general, se podrán proteger como modelo
de utilidad:
a.
los productos químicos,
b.
los productos sanitarios,
c.
los productos cosméticos,
d.
los productos dietéticos,
e.
los productos de cuidado personal,
f.
“products by process” y
g.
productos intermedios utilizados para preparar una sustancia
farmacéutica.
Las composiciones
alimentarias (p.ej. recetas de cocina) donde la función biológica de los alimentos
usados no afecta a la invención, serán protegibles como modelos de utilidad.
En este
tipo de composiciones, cuando incluyan un microorganismo vivo -por ejemplo la
levadura “bífidus”- no se podrá proteger dicho microorganismo como tal en una
reivindicación. No habrá problema si se trata de un ingrediente más de la
composición.
En el
caso de productos estéticos o dietéticos,
si contienen biomoléculas (por ejemplo cremas a base de placenta), habrá
que determinar la importancia dentro de la invención de dicha biomolécula. Así,
si el componente biomolecular es el objeto principal de la invención, dichos
productos quedarán excluidos de la protección como modelos de utilidad,
mientras que si es un ingrediente más de la composición, ésta será aceptada
como modelo de utilidad.
Debido a la inclusión de estos casos en la
LP y a la limitada experiencia, se estudiarán cuidadosamente. Como aproximación
meramente informativa, y siempre que no incurran en las excepciones señaladas
en el Artículo 137 LP, se muestran a continuación agrupadas en las diferentes
secciones de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), composiciones
que podrán ser protegibles como modelos
de utilidad, entre otras, composiciones del tipo:
|
A |
1. Biocidas 2. Preparaciones
dentales o para el aseo: dentífricos,
cosméticos, champús, desodorantes, cremas, detergentes. 3. Desodorización
del aire, desinfección, esterilización Productos químicos contra incendios 4. Cebos |
|
B |
1. Composiciones
cerámicas y arcillosas 2. Sustancias
plásticas 3. Productos
estratificados |
|
C |
1. Vidrios 2. Morteros y
alquitranes 3. Fertilizantes
4. Explosivos 5. Compuestos
inorgánicos 6. Compuestos
orgánicos 7. Polímeros 8. Colorantes,
pinturas, adhesivos 9. Lubricantes 10. Detergentes 11. Aleaciones
metalúrgicas |
|
D |
1. Composiciones
de pasta de papel 2. Composiciones
blanqueantes de textil 3. Sustancias
para el tratamiento de fibras 4. Teñido de
textiles |
|
E |
1. Materiales
de construcción |
|
F |
1. Cargas
explosivas y pirotecnia |
|
Ejemplo: ES 1 069 781 U |
|
1. Lecho filtrante para eliminación de arsénico en el tratamiento de
aguas, caracterizado por su capacidad de retener el arsénico presente en el
agua a tratar, eliminándolo del agua filtrada; constituido a base de una
mezcla de arenas, óxido de hierro, hierro alfa y carbón activo, de
composición variable en función de las características del agua a tratar y
del caudal. |
|
Ejemplo: ES 1 075 493 U |
|
2. Cebo artificial de pesca, según reivindicación 1, caracterizado
porque el señuelo o composición interna comprende 60% de concentrado de
pescado, 12,5% de gelatina, 12,5% de polvo seco de pescado, 10% de grasa de
pescado, 0,24% de agua, 0,24% de harina vegetal, 0,02% de conservantes. |
2.3.4.4 Exclusiones de protección como modelos de utilidad
La LP contempla distintos casos en los que
no es posible la protección ni como modelo de utilidad ni como patente, bien
porque el objeto reivindicado no se considera patentable por diversos motivos o
bien porque incumple el requisito de aplicación industrial.
- Invenciones
cuya explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas
costumbres (Art. 5 LP):
- Los
procedimientos de clonación de seres humanos.
- Los
procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser
humano.
- Las
utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- Los
procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales
que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria
sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de
tales procedimientos.
- Igualmente,
la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no patentables
(Art. 5 LP) (ver también Parte E):
- Variedades
vegetales (se protegen por medio del Título de Obtención Vegetal)
- Razas
animales
- Procedimientos
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos
efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos
que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la
selección.
Esta disposición no afecta a la
patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento
microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido
por dichos procedimientos.
- Cuerpo
humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así
como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la
secuencia o la secuencia parcial de un gen.
Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo
humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la
secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención
patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica
a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o
parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud.
A continuación se relacionan todos los
suspensos relativos al concepto de invención y a patentabilidad:
a.
Es un descubrimiento.
b.
Es una teoría científica.
c.
Es un método matemático.
d.
Es una obra literaria o artística.
e.
Es una obra científica.
f.
Es un plan, regla o método para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales.
g.
Es un programa de ordenador.
h.
Es una forma de presentar información.
i.
Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
j.
Es un método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.
k.
Su publicación o explotación se considera contraria al orden público o a
las buenas costumbres.
l.
Es una variedad vegetal.
m.
Es una raza animal.
n.
Es un procedimiento esencialmente biológico para la obtención de
vegetales o de animales.
o.
Carece de aplicación industrial.
2.3.4.5 Exclusiones específicas aplicables a los modelos de utilidad.
El Artículo 137.2 de la LP excluye como
objetos protegibles de protección a través de los modelos de utilidad a las
invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las
sustancias o composiciones farmacéuticas. A diferencia de la Ley 11/1986, el
espíritu de la Ley 24/2015 es ser inclusiva, como expresa en su exposición de
motivos "excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones
que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias
y composiciones farmacéuticas"
2.3.4.5.1
El
término "procedimiento"
A falta de una jurisprudencia más completa
que aclare el alcance del término "procedimiento", el Tribunal
Supremo Federal Alemán ha interpretado el término, en el caso de los modelos de
utilidad en Alemania, en donde también están excluidos, de una forma muy
restrictiva, aplicándolos sólo a procesos y operaciones de fabricación. Por
ejemplo, el alto tribunal decidió que una reivindicación respecto a la
transmisión de una secuencia de señales para un flujo en un ordenador no
constituía un procedimiento (decisión de 2004 GRUR 495 [Signalfolge])
El Tribunal también decidió que las
reivindicaciones denominadas "means plus function" no constituyen un
procedimiento [BGH X ZB 23/07 “Telecommunication System”]. Aparentemente, el
alto tribunal considera que para que se pueda considerar un procedimiento ha de
tratarse de un proceso de fabricación que genera un producto o un proceso de
trabajo con un resultado abstracto sin que tenga un impacto material sobre el
objeto al que el proceso se aplica (por ejemplo, transportarlo o limpiarlo).
También la jurisprudencia española ha intentado delimitar la diferencia entre lo que constituye un producto y un procedimiento en el ámbito del sector químico y farmacéutico. Se pueden citar:
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de.13 de Octubre de 1982, que define procedimiento como:
“Una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial (materias o energías) que conducen a la producción de un efecto técnico (un producto o un resultado industrial)".
Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988, en donde se distingue patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes términos:
"las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras (procedimiento) formulan un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)".
Por último, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico en términos muy similares a la jurisprudencia alemana:
"el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos: la sustancia básica de que se parte; los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado. Por lo que, en todo caso, es evidente que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecución del procedimiento patentado"
Por lo tanto, el criterio a
seguir será el considerar como procedimientos sólo aquellos en los que concurran
la existencia de una sustancia, producto o compuesto inicial, unos medios de
actuación sobre dicho producto que contribuyan a la obtención de un producto,
sustancia o compuesto final diferente.
|
Invenciones
de procedimiento e inclusión del término "sistema" en el enunciado
o título |
|
En multitud de
solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema",
"conjunto" u otras de significado similar. No quiere decir, como se
ha interpretado, que dichas palabras deban ser excluidas del título de la invención.
Se ha venido observando, en la práctica del examen, que en muchas de las
solicitudes en las que aparece la palabra "sistema", se pretende
reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaría excluido
en su protección como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a
suspender automáticamente al aparecer la palabra sistema en el título, salvo
que de la lectura cuidadosa de la solicitud se desprenda que el solicitante
pretende incluir un procedimiento en el ámbito de protección. |
2.3.4.5.2
Invenciones
que recaen sobre materia biológica.
La expresión "recaen sobre materia biológica" debe interpretarse a la luz
del espíritu de la ley contenido en la exposición de motivos, es decir, "invenciones que tienen por objeto
materia biológica"
El Artículo 4.3. LP delimita lo que debe entenderse
por “materia biológica” que es la materia que contenga información genética
autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.
Quedan por tanto excluidos: microorganismos, ácidos
nucleicos, secuencias de ADN, plásmidos, virus, bacterias, vectores,
células, manipulación de plantas y
animales, cultivo de tejidos, cultivos celulares, etc.
No obstante, a tenor del carácter inclusivo de la
protección a través de modelo de utilidad, sí podrán protegerse aquellas
invenciones que no entren en la definición estricta de materia biológica, como
los péptidos.
2.3.4.5.3
Sustancias
y composiciones farmacéuticas.
Una sustancia o composición farmacéutica
puede definirse como aquella sustancia
de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico (orgánico e inorgánico)
o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre y cuando se
puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o
humanas.
2.3.5 Examen de oficio: Clasificación de la invención de acuerdo a la clasificación internacional de patentes
En el Arreglo de Estrasburgo de 1971,
relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, se establece una
clasificación común para las patentes de invención en la que se incluyen las
solicitudes de patente publicadas, los modelos de utilidad y los certificados
de utilidad. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema
jerárquico donde el ámbito de la tecnología se divide en una serie de
secciones, clases, subclases y grupos.
Este sistema es indispensable para recuperar
documentos de patente en la búsqueda para establecer la novedad de una
invención o determinar el estado de la técnica en un ámbito específico de la
tecnología. La Clasificación es objeto de revisión periódica destinada a
mejorar el sistema y a tener en cuenta la evolución de la tecnología.
El examinador procederá a clasificar la
solicitud de modelo de utilidad con signos de clasificación apropiados.
2.3.6 Casos especiales (solicitudes divisionarias)
Las solicitudes divisionarias pueden ser el
resultado de una falta de unidad de invención señalada por la OEPM o bien, derivar de la petición del solicitante antes
de la fecha concesión de la solicitud inicial del modelo de utilidad.
En el primer caso, y como resultado del
examen de oficio, si el examinador estima que la solicitud comprende más de una
invención y que dichas invenciones no integran un único concepto inventivo
general, formulará la correspondiente objeción por el trámite de suspenso (ver
apartado relativo a Unidad de Invención).
Las solicitudes divisionarias tienen la
misma fecha de presentación (o de prioridad) que la solicitud inicial de la que
procedan en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella
solicitud (Art.26 LP y Art. 44 Reglamento).
Según lo dispuesto en el artículo 45.5 del Reglamento la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial, como de
cualquier solicitud divisionaria, sólo deben referirse, en principio, a los
elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea
necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido
protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esa otra solicitud.
El examinador deberá comprobar este aspecto y exigir que se ajuste el contenido
de la solicitud divisionaria al objeto de protección.
Por otro lado, hasta la fecha de concesión
del modelo de utilidad, el solicitante, a iniciativa propia, podrá depositar
solicitudes divisionarias de su solicitud inicial.
Resumiendo lo anterior estos son los puntos
que el examinador debe comprobar al examinar la solicitud divisionaria:
a.
número de solicitud de la solicitud inicial,
b.
fecha de presentación de la solicitud inicial,
c.
datos del solicitante,
d.
prioridad, en su caso,
e.
que la solicitud inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de
depósito de la divisionaria, y
f.
que la descripción y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto
que se desea proteger.
2.3.7 Casos especiales (cambios de modalidad)
El solicitante podrá pedir que se transforme
su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud de otra modalidad de
propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 150 LP, será
aplicable a modelos de utilidad aquellas disposiciones que afecten a las
patentes de invención, si bien tendrán que considerarse las peculiaridades del
procedimiento de concesión de un modelo de utilidad, principalmente en lo que
atañe al plazo concedido al solicitante para pedir dicho cambio.
Teniendo en cuenta que el Art. 144 LP prevé
un trámite de oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad, así como de
contestación por parte del solicitante, éste podrá pedir el cambio de modalidad
hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones u objeciones
formuladas por la OEPM, es decir, dos meses contados desde la publicación en el
BOPI del suspenso por oposición. En el caso de que no se presenten oposiciones,
el solicitante podrá solicitar el cambio de modalidad hasta la concesión del
expediente.
El examinador también puede sugerir al
solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso, si considera que
la modalidad empleada no es la más adecuada (Art. 142 LP).
En el caso de cambio de modalidad de modelo
a patente, se requiere:
-
aportar la documentación
necesaria (descripción, reivindicaciones, figuras y resumen), la instancia,
señalando con una X la opción de cambio de modalidad y que se solicita una patente,
así como el número de modelo de utilidad de origen;
- pagar la tasa de cambio de modalidad y la
tasa de solicitud del IET.
2.3.8 Casos especiales (PCT entrada en fase nacional como modelo)
Estas solicitudes corresponden a la fase
nacional del procedimiento PCT y se identifican por su numeración que sigue el
patrón Uaaaa5nnnn, representando aaaa el año de entrada en fase nacional y nnnn
el número secuencial que se inicia cada año.
Estas solicitudes ya han sido objeto de
examen formal por parte de la Oficina receptora y, según establece el Tratado
PCT, no se pueden exigir requisitos distintos a los establecidos en dicho Tratado
PCT, salvo los que figuran en el Art. 27 del PCT. Sólo cabe señalar en este
apartado como cuestiones específicas de este tipo de solicitudes:
-
En cuanto a la reivindicación de prioridad, únicamente se debe exigir la
traducción de la solicitud prioritaria. En ningún caso es necesario que
presenten el certificado original. Si faltara dicha traducción se le requerirá
por el trámite de suspenso.
-
De acuerdo a lo previsto en el Tratado PCT, el solicitante habrá tenido
la posibilidad de modificar la solicitud durante la fase internacional de la
tramitación PCT. Por tanto, habrá que prestar atención a este punto tanto en el
examen de la prioridad como en el examen de la solicitud propiamente dicha.
-
La fecha de presentación de la solicitud internacional es la fecha de
presentación efectiva en España.
2.4 Trámite de suspenso
Una vez establecidas, en su caso, todas las
objeciones, el examinador preparará una comunicación completa y motivada de
todas las objeciones para su notificación al solicitante. Independientemente de
la comunicación escrita el trámite de suspenso será objeto de publicación en
BOPI. El plazo de contestación de dos meses se contará a partir de la fecha de
dicha publicación.
2.4.1 Examen de la contestación al suspenso
El examinador procederá al análisis de la
documentación entregada por el solicitante como contestación al suspenso, a la
mayor brevedad posible desde la entrada de dicha documentación en la OEPM.
En primer lugar, el examinador comprobará
que el suspenso se ha contestado en plazo, se ha aportado la documentación
necesaria y se ha abonado la tasa correspondiente. A continuación valorará el
contenido de la contestación al suspenso y el grado de subsanación de los
defectos señalados. Si persisten defectos subsanables, el examinador deberá
considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación antes de
proceder a la denegación.
2.5 Continuación del procedimiento
Si después del examen de oficio no se
aprecian defectos que lleven a formular una objeción o bien si los defectos han
sido subsanados, el examinador procederá a notificar el trámite de continuación
de procedimiento y publicación de la solicitud.
2.6 Publicación de la solicitud
En el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial se publicarán las reivindicaciones y dibujos de la solicitud de
modelo de utilidad poniendo así la solicitud a disposición del público (Art. 143
LP), junto con los demás datos que específica el Art.31.3 del Reglamento (datos bibliográficos y Clasificación Internacional). La publicación de
la solicitud tiene por objeto dar la oportunidad a cualquier persona a oponerse
a la concesión del modelo solicitado, alegando y probando fehacientemente, la
falta de cualquiera de los requisitos exigidos a dicha concesión, incluso la
falta de novedad y actividad inventiva o la suficiencia de la descripción.
Capítulo 3
Parte B: Trámite de oposición y resolución de la solicitud
3.1 Cuestiones generales
Según establece el Artículo 144 de la Ley
24/2015 de Patentes, en los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud
de modelo de utilidad, cualquier persona podrá oponerse a la protección
solicitada para el modelo de utilidad alegando la falta de cualquiera de los
requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de
actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.
No podrá alegarse sin embargo la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios (Art. 144.1 LP).
El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo (Art. 144.2 LP).
Para que la solicitud de prórroga de ampliación del plazo de oposición se considere válidamente interpuesta es necesario:
- Que el oponente presente un escrito suficientemente motivado en el que queden claros los motivos por los que interesa la ampliación.
- Que el interesado formule su solicitud de prórroga antes de que se agote el plazo para presentar la oposición. La decisión sobre la ampliación deberá realizarse antes del vencimiento de dicho plazo.
El acuerdo de ampliación deberá ser notificado.
El criterio a seguir por el Área de modelos será el de no permitir dilaciones artificiales del procedimiento de concesión. La ampliación de plazo sólo se otorgará para mejorar la oposición presentada y siempre que la oposición se interponga válidamente, es decir, que del contenido inicial se deduzca que la oposición es viable. Esto implica que existan documentos probatorios aunque la argumentación sobre los mismos no esté completa.
En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de 10 días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior (apartado 8 del Art. 61 del Reglamento), es decir, hasta que termine el plazo de réplica de los oponentes.
3.2 Legitimación para presentar la oposición
Según el Artículo 144.1 LP, cualquier persona podrá oponerse a la concesión del modelo de utilidad.
Una oposición puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean éstos personas físicas o jurídicas.
3.3 Forma de presentar las oposiciones
La oposición debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la solicitud.
3.4 Retirada de la oposición
El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado 7 del Art. 61 Reglamento.
3.5 Examen formal de las oposiciones
Una vez realizado el examen de oficio y si no ha habido objeciones que impidan la publicación o bien se han subsanado dichas objeciones, la Ley prevé (Art. 143 LP) la publicación de la solicitud, es decir, los datos bibliográficos, la clasificación internacional, las reivindicaciones y los dibujos con objeto de que cualquier persona pueda oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluyendo la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción (Art. 61 Reglamento).
En caso de presentarse una oposición se realiza un examen formal de dicha documentación presentada.
3.5.1 Requisitos de admisión
Si se ha formulado una o más oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos exigidos, es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposición que:
a. Se ha presentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicación de la solicitud.
b. Se indica el número de solicitud del Modelo de Utilidad contra la que se formula la oposición, así como la identificación del solicitante.
c. Se especifica la identidad del oponente.
d. Si el oponente ha designado un representante, la identidad de este, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del Artículo 2.2 del presente Reglamento y el correspondiente poder de representación.
e. Si el escrito de oposición se acompaña de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposición.
f. Se incluyen los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.
g. Se ha abonado la tasa correspondiente.
Una oposición se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya acompañada de pruebas de, al menos un motivo de oposición, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de dichos motivos no tengan fundamento.
3.5.2 Lista de documentos. Rechazo de oposiciones
La oposición no se admitirá cuando:
a. El escrito de oposición se hubiera presentado fuera de plazo.
b. No se hubieran abonado las tasas de oposición.
c. El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en que se funde.
d. No se hubiera presentado el poder de representación en plazo.
Si se da alguna de estas circunstancias, excepto en el caso de la presentación fuera de plazo, el examinador lo notificará al oponente otorgándole un plazo de 10 días para su subsanación con indicación de que si así no lo hiciera se inadmitirá la oposición.
Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones vigentes, como por ejemplo, que no presente alegaciones o que los documentos no estén redactados en castellano o que falten documentos mencionados en el escrito de oposición, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de 1 mes desde su publicación en el BOPI con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.
3.6 Traslado de las oposiciones
Desde la fecha de publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, se dispondrá de dos meses para presentar oposiciones a la concesión. Una vez finalizado este plazo y si se hubieran producido oposiciones, se dará traslado al solicitante de aquellas que hubieran sido admitidas y se publicará un suspenso del procedimiento por oposición, disponiendo el solicitante del plazo de dos meses desde la publicación de dicho suspenso para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones si así lo estima oportuno y para formular las alegaciones que estime pertinentes (Art. 61.6 Reglamento).
3.7 Examen de fondo de las oposiciones
3.7.1 Motivos de oposición
Según el Artículo 144.1 LP cualquier persona podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad, o de actividad inventiva, o la insuficiencia de la descripción.
Son estos tres últimos requisitos los que generalmente van a ser objeto de oposición, ya que el resto habrá sido examinado en la fase anterior a la continuación del procedimiento.
No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.
El escrito de oposición deberá ir acompañado, en su caso, de los correspondientes documentos probatorios.
3.7.2 Pruebas invocadas en apoyo de la oposición
La Oficina aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:
- Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión del modelo de utilidad, ya sean documentos de invenciones u otras modalidades de propiedad industrial o de otro tipo de literatura, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de disposición al público era anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de modelo de utilidad. Dichos documentos o folletos deben ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma. El oponente deberá citar expresamente las partes del documento presentado en las que basa su oposición.
- Se debe acreditar, si no se dedujera inequívocamente de los documentos presentados, la puesta a disposición del público con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad del modelo de utilidad.
- En el caso de las pruebas orales, éstas se admitirán siempre que vengan acompañadas de un documento escrito que recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se considerará la fecha en que tuvo lugar la divulgación oral con independencia de que la publicación del documento escrito haya tenido lugar en una fecha posterior.
- En el caso de pruebas físicas se aceptarán únicamente aquellas que hayan sido depositadas ante notario, debiendo incorporarse el acta notarial de dicho depósito.
Puede obtenerse información más detallada en la Parte E El Estado de la Técnica en Modelos de Utilidad.
A efectos de constituir anterioridades que destruyan los requisitos de novedad y actividad inventiva es requisito esencial que la fecha de puesta a disposición del público sea una fecha fehaciente. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera. Generalmente, los libros tienen la identificación de dicha fecha y se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas, etc.) y los folletos que no dispongan de depósito legal, no podrán ser consideradas como anterioridades a los efectos correspondientes.
Una certificación acreditativa de fecha de puesta a disposición del público, emitida por una persona física, un representante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de un acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del propio notario o fedatario público, que en determinado fecha y lugar se ha puesto a disposición del público una información, ésta se considerará válida.
No se admitirán oposiciones basadas en documentos privados aunque en ellas aparezcan las fechas en que posiblemente se redactaron. Por ejemplo facturas, dibujos técnicos, planos de fabricación, cheque, talones, libros contables, etc.
La información contenida en una página web constituye una divulgación que puede ser considerada como anterioridad en resolución de oposiciones. Aún así, debido a la diversidad de casos posibles y a la dificultad de asignar una fecha fiable a los documentos, se estudiarán los casos uno a uno. Existen páginas web que suministran información sobre las fechas en las que el contenido de la página web fue puesto a disposición del público, como http://archive.org, pero estas pruebas no siempre son aceptadas legalmente.
3.7.3 Examen de los motivos de oposición
Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:
a. Si la oposición se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las reivindicaciones o sólo parte de ellas, o
b. Si la oposición está basada en la insuficiencia de la descripción.
Si el oponente aduce como uno de los motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones, basándose en determinados documentos, el examinador debe examinar dichos documentos y, si los considera pertinentes, elaborar la notificación con el resultado del examen al solicitante. Por el contrario, si el examinador entiende que la oposición no está debidamente fundada, no tendrá en cuenta la oposición a este respecto, motivándolo adecuadamente en la comunicación al oponente sobre la resolución final del expediente.
En el caso de que el motivo de oposición a la concesión del modelo de utilidad sea la insuficiencia de la descripción, el examinador, si estima que la oposición puede estar fundada, debe incluir la objeción formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.
Especialmente, si el oponente describe que ha llevado a cabo experimentos dirigidos a la obtención del resultado técnico mencionado como el objeto de la invención, y declara que no lo ha logrado, se debe pedir al solicitante que haga comentarios sobre tales experimentos y las condiciones en que se han llevado a cabo, así como cuáles serían, en su opinión, los cambios a efectuar en dichas condiciones para obtener los resultados previstos por el modelo de utilidad. Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la invención, la solicitud debe ser denegada.
Si la insuficiencia es parcial, es decir, que algunos de los modos de realización de la invención no se puedan ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos. Igualmente, se debe modificar la descripción y contener únicamente aquellas posibilidades que un experto en la materia pueda repetir.
Durante el procedimiento de examen, conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.
3.7.4 Interpretación de las reivindicaciones ante una oposición
Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma en la fase de oposición y, si se hubiera solicitado un Informe sobre el estado de la técnica, en la elaboración de dicho informe.
Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso.
Conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.
3.7.4.1 Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”
Hay dos casos:
- Reivindicaciones referidas a una entidad:
Si una reivindicación comienza con palabras como “Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc...” debe ser interpretado como aparato “adecuado para llevar a cabo el procedimiento”. Un aparato que tuviese todas las características especificadas en las reivindicaciones pero que fuera manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiriera una modificación para posibilitar que fuera utilizado de esta forma, no debería considerarse como que anticipa a la reivindicación estudiada. Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular.
Por ejemplo, si se compara una reivindicación dirigida a un molde para acero fundido, con un documento referido a una bandeja de plástico para cubos de hielo con un punto de fusión mucho más bajo que el del acero, dicha bandeja no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio.
De la misma forma, una reivindicación de una sustancia o composición para un uso particular debería ser interpretada como sustancia o composición que es, de hecho, adecuada para el uso declarado. Un producto conocido que es, a primera vista, igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación, pero si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para el uso declarado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces anularía la novedad de la reivindicación.
El examinador siempre debe establecer el objeto de la reivindicación en términos concretos, en su aspecto más amplio posible y compararlo después con las informaciones implícitas o explícitas que puedan ser extraídas de los documentos pertinentes del estado de la técnica por el experto en la materia.
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Ejemplo 1: considérense
dos reivindicaciones distintas, 1 y 2: |
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1. Una junta que tiene las características A, B, C,
D 2. Una junta para la cabeza de un cilindro de un
motor de combustión interna...que tiene las características A, B, C, D. Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo
producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas.
La única diferencia es que la junta 2 debe poder ser utilizable para el
objetivo buscado indicado mientras que no es necesario que el producto 1
satisfaga esta condición. Una junta del estado de la técnica que satisfaga
todas las características A, B, C, D destruiría claramente la novedad de 1.
Destruiría también la novedad de 2 incluso en el caso de que no esté descrito
para la utilización en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión
interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica
que esa junta conocida satisface las condiciones que la hacen utilizable para
el objetivo buscado. |
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Ejemplo 2: considérese la
siguiente reivindicación: |
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“Reactor para llevar a cabo el método de la
reivindicación 7, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de
regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción”. Lo que el solicitante está reivindicando es
simplemente un reactor, que comprende una zona de reacción y una zona de
regeneración del catalizador, que es “adecuada para” llevar a cabo el método
de la reivindicación 7. Esta reivindicación se debe examinar independientemente
de la reivindicación 7. |
Las explicaciones anteriores se aplican a la apreciación de la novedad. Por otro lado, una vez que se ha establecido la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica, que presenta características técnicas comunes con la reivindicación en estudio pero no es adecuado para el uso declarado, se deberá valorar si es el documento más apropiado para apreciar la actividad inventiva.
Siguiendo con el ejemplo del catalizador, tómense los siguientes documentos, D1 y D2, en donde D1 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche, que parece contener todas las características técnicas de la reivindicación. Sin embargo, todos los catalizadores de los coches contienen invariablemente una sustancia que les haría inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos -este hecho será conocido por un examinador experto-. El catalizador divulgado en D1 contiene también esta sustancia.
Y D2 se refiere a catalizadores diferentes de los catalizadores reivindicados pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos. Pues bien, este sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.
- Reivindicaciones
referidas a una actividad