www

.oepm.es

El secreto está en la marc

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., agradece a las empresas
que han dado su autorización para utilizar sus productos, marcas y dise-
ños como ejemplos en la ilustración de esta Guía.

Nota: La presente guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal ob-
jetivo es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio.

La presente Guía ha sido adaptada por la OEPM a la legislación vigente
española basándose en la elaborada por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).

© OEPM (2019)
Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de
forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente,
salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.

NIPO (papel): 116-19-027-1
NIPO (en línea): 116-19-028-7
DL: M-4436-2018

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., es consciente de la im-
portancia que las marcas revisten para las empresas, y en particular para
las pequeñas y medianas empresas PYMES, puesto que son uno de los
activos más importantes para el desarrollo de su actividad empresarial y
constituyen un medio eficaz de canalización y fidelización de su clientela.

La presente Guía, basada en la elaborada por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) y adaptada por la OEPM a la legislación
vigente española tiene un contenido eminentemente práctico y orientado
a las necesidades de las empresas.

Por ello y desde una perspectiva empresarial ha sido ilustrada con ejem-
plos de empresas y productos españoles, con el objeto de acercar de un
modo fácil y práctico las marcas a las pymes españolas.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.

Prólogo

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

1. Las marcas

2. La protección de las marcas

3. Los tipos de marcas

4. El uso de las marcas

5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de
una empresa de los de las demás.

Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, números,
dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de
estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios.
En algunos países, los lemas publicitarios también se consideran marcas
y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas; en
España los eslóganes publicitarios pueden registrarse siempre que com-
porten valor distintivo. Asimismo, en España se pueden registrar marcas
tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o de su embalaje),
marcas de posición (que se definen por el signo y la posición específica
que ocupa en el producto), marcas patrón (aquellas que consisten en la
repetición de una serie de elementos), marcas de tipo color (que consisten
en un color o una combinación de colores sin contornos), los signos sono-
ros (sonidos), marcas de movimiento (en las que se aprecia un cambio de
posición de los elementos de la marca), marcas multimedia (constituidos
por la combinación de imagen y sonido) y marcas holográficas (compues-
tas por elementos con características holográficas).

Índice

1. Las marcas

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Para qué sirven las marcas?

La principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar
el producto de una empresa o un particular, ya se trate de un bien o de
un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares
de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un deter-
minado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a
usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros
productos idénticos o similares.

Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos
de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial
en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a pro-
yectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los

EJEMPLOS

Marca denominativa:

Cortesía: BASI, S.A.

Marca figurativa:

Cortesía: GRUPO SOS

Marca tridimensional

(forma del producto):

Botella de Tío Pepe

Cortesía: GONZÁLEZ BYASS, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran con-
fianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia
el valor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se apegan a
ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades
o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento
o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena
reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con
esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser
incluso el activo más valioso que poseen. Esto se debe a que los consu-
midores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de
cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un
producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así,
el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean
buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.

¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso
de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores,
no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del
registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a im-
pedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con
la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear
confusión.

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comer-
cialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales
podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse

EJEMPLO

Cortesía: INDITEX, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

para comercializar productos idénticos o similares. Si un competidor adop-
ta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por
error el producto del competidor. Esto no solo disminuirá las ganancias
de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación
e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener
para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que
está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Además, puede concederse una licencia sobre la marca a otras empre-
sas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas tam-
bién pueden ser objeto de acuerdos de franquicia.

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también
puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras,
que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empre-
sas depende en gran medida de las marcas.

Las marcas

• Garantizan que los consumidores distingan los productos.

• Permiten a las empresas diferenciar sus productos.

• Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la ima-

gen y la reputación de una empresa.

• Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuen-

te directa de ingresos a través de regalías.

• Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.

• Pueden ser importantes activos comerciales.

• Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de

la calidad del producto.

• Pueden ser útiles para obtener financiación.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos
países, también a través de su utilización. Aun cuando las marcas puedan
protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando
la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas. Algunas oficinas de
marcas disponen de mecanismos de solicitud de registro en línea, como la
OEPM, que dispone de una Sede electrónica y permite el pago mediante
tarjeta de crédito de algunas de las modalidades de Propiedad Industrial
(https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html). El registro de una marca
redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que
exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar
confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy útil contratar a un
agente de marcas, lo que en algunos países es obligatorio. En España el de-
recho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

¿Basta con registrar la denominación social

de la empresa?

Mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro
Mercantil, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se
trata de un error bastante común.

En España existe además la modalidad registral de nombre comercial, que
es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mer-
cantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares.

El nombre comercial es, por tanto, un signo distintivo. Su función es la
de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas
o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la
propia clientela.

Es importante entender la diferencia entre la marca, nombre comercial y
denominación social.

Conforme se ha indicado anteriormente, la marca es el signo que sirve
para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras.

2. La protección de las marcas

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una
empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás
empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica
como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos
y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación
social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la
denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es ne-
cesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre
y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación
de fantasía.

Así, un fabricante de conservas registraría como nombre comercial el
que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva
para diferenciarlo de otros empresarios, por ejemplo: Bernardo Alfage-
me S.A. El signo o nombre con que comercialice esas conservas será la
marca del producto, por ejemplo: MIAU o EUREKA. Todos estos signos
pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su
conveniencia.

¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca, o autori-
zar su uso por terceros puede solicitar el registro de la misma. Puede actuar
bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro
representante debidamente autorizados. Los que no tengan ni domicilio ni
establecimiento en el Espacio Económico Europeo deberán actuar, en todo
caso, representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Si quien
solicita el signo actúa sin representante y además no reside en el territorio
del Estado español, deberá designar una dirección postal en España o en el
Espacio Económico Europeo a efectos de notificaciones o, en lugar de ellas,
indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por
cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

EJEMPLO

Cortesía: BERNARDO ALFAGEME, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?

Si bien no es obligatorio, sí es sumamente recomendable, dado que el registro
otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.

¿Cuáles son los principales motivos

por los que se deniega una solicitud?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que
no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro
de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados
“motivos absolutos” en los siguientes casos:

• Signos cuya representación no permita determinar con claridad y

precisión el objeto de la protección. Por ejemplo, los signos gustativos
y olfativos.

• Términos genéricos y usuales: por ejemplo, si su empresa trata de

registrar la marca SILLA para distinguir comercialmente sillas, la marca
será denegada ya que “silla” es el término genérico del producto. Lo
mismo sucedería si se trata de registrar como marca un signo que se
ha convertido en usual en el mercado para diferenciar los productos o
servicios para los que se solicita el registro, por ejemplo, botellín para
envases de cerveza.

• Términos descriptivos: son palabras que suelen emplearse en el co-

mercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable
que la marca DULCE sea denegada para distinguir chocolates por ser
descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabrican-
te de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar
sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos,
tales como “RÁPIDO”, “EL MEJOR”, “CLÁSICO” o “INNOVADOR” son
susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una
marca que en su conjunto es distintiva. En tales casos, será necesario
adjuntar un descargo de responsabilidad (“declaración de elementos no
reivindicados”) donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad
de esa parte específica de la marca.

• Marcas cuya forma u otra característica vengan impuestas por la na-

turaleza del propio producto o que sean necesarias para producir un
resultado técnico o que den un valor esencial al producto.

• Marcas que pueden inducir a error: son marcas susceptibles de en-

gañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

u origen geográfico del producto, entre otros. Por ejemplo, si se trata
de distinguir comercialmente margarina y se muestra la imagen de una
vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que indu-
ciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es
decir, con la mantequilla).

• Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral: por lo

general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las
normas comúnmente aceptadas de moral y que puedan resultar ofensi-
vas no se pueden registrar como marcas.

• Signos excluidos de registro por normativa nacional, europea o inter-

nacional que protege las denominaciones de origen, las indicaciones
geográficas, los términos tradicionales de los vinos o especialidades
tradicionales garantizadas.

• Los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación

de una obtención vegetal anterior registrada, cuando se solicite para
obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

• Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de

Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comu-
nicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la po-
sibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra
en conflicto con signos distintivos ya existentes o con derechos anterio-
res de diversa índole. La coexistencia de dos marcas idénticas (o similares)
asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores.
En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el registro se inves-
tigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, entre las que figuran
las marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas solo hacen la
comprobación si la solicitud de marca es impugnada por terceros una vez
publicada la misma. En ambos casos, si la oficina de registro considera que
su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confu-
sión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según
corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar en la solicitud
signos que puedan causar confusión por su semejanza con otros existentes.

En España, la OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud com-
probará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de
signos ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos
titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan
formular oposición al registro de la misma. La OEPM no podrá denegar de
oficio una marca por la mera preexistencia registral de un derecho anterior,
si no se formula la correspondiente oposición por su titular.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir

o crear una marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante,
ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercializa-
ción de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una
marca que sea apropiada para un producto o productos determinados?
Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enu-
merados a continuación pueden resultar de utilidad:

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca

• Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales

de registro (véanse los motivos de denegación de solicitud expuestos
anteriormente).

• Realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que

la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confu-
sión (explicado con mayor detalle más adelante).

• Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recor-

dar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.

• Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en

su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de
exportación potenciales.

• Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio corres-

pondiente, es decir, la dirección de Internet (más adelante se expli-
ca en mayor detalle la relación entre las marcas y los nombres de
dominio).

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en con-
sideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de
palabras siguientes:

• Palabras inventadas o de fantasía: son palabras que aunque hubieran

podido tenerlo en origen, no tienen en la actualidad ningún significado
intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más
fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distin-
tivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará
más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más
imaginación.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

• Marcas arbitrarias: son palabras cuyo significado no guarda relación

con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de
proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto
de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca ELEFANTE para distinguir teléfonos móviles.

• Marcas sugerentes: son marcas que insinúan uno o varios atributos del

producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una for-
ma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algu-
nos países consideren que la marca es descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: la marca ZUMOSOL para distinguir zumos de frutas da a enten-
der que estos zumos proceden de fruta madurada al sol y por tanto fruta
de gran calidad que daría lugar a zumos de calidad superior. Sin embargo,
las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca
es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que
evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar
una marca que varíe ligeramente de la marca renombrada de un competi-
dor, ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: CORONAS es una marca de vinos registrada por Miguel Torres
S.A. La OEPM denegó de oficio el registro de la marca: CORONILLA para
vinos, por considerarse que podría causar confusión en el consumidor.

EJEMPLO

Cortesía: GRUPO LECHE PASCUAL

EJEMPLO

Cortesía: MAPFRE,

MUTUALIDAD DE SEGUROS

EJEMPLO

Cortesía: MIGUEL TORRES, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

El registro de una marca paso a paso

El solicitante

El solicitante podrá ser cualquier persona física o jurídica. Puede actuar
bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o re-
presentante debidamente autorizados.

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar el formulario de soli-
citud de marca debidamente cumplimentado donde figuren los datos de
su empresa, una representación de su marca (a veces se exige un for-
mato específico), y una descripción de los productos y servicios y de la
clase o clases de la Clasificación de Niza a las que pertenecen (para las
que su empresa desea obtener el registro de la marca), y pagar las tasas
correspondientes.

Algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de los E.E.U.U. y Canadá)
exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se pre-
sente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé
usar la marca; la vigente normativa española no contiene esta exigencia.
Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la
oficina de marcas que corresponda.

¿Dónde debe presentarse la solicitud de registro?

Se puede presentar directamente por el interesado o a través de represen-
tante o de un Agente de la Propiedad Industrial, una solicitud ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en los Centros Regionales de Infor-
mación de Propiedad Industrial de las CCAA y Oficinas de Correos (en sobre
abierto, por correo certificado y con acuse de recibo), o por vía telemática,
mediante una solicitud electrónica, a la que se accede a través de la página
web de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html).

Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autónomas, po-
drán ser redactados en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero
tienen que ser acompañados de la correspondiente traducción al caste-
llano que se considerará auténtica en caso de duda entre ambos textos.

Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM
deberán estar redactados en castellano.

En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de regis-
tro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información Gene-
ral (tels.: 902.157.530 y 910.780.780).

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro
pero en términos generales comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la oficina de marcas examina la solicitud para asegurar-
se de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo
(es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de
solicitud está debidamente rellenado).

Examen de fondo: en algunos países, la oficina de marcas también exami-
na la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos
(por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que
conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en
conflicto con una marca ya existente).

Publicación e impugnación: en muchos países la marca se publica en un bo-
letín con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. En
otros países, la marca se publica solo una vez que ha sido registrada, existiendo
posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.

Registro: una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la
solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo
período de validez suele ser de 10 años, renovable indefinidamente por
periodos de igual duración.

Renovación: la marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas
de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de tiem-
po establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede invalidarse
en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

El procedimiento de concesión en España

A.- PRESENTACIÓN.- A la solicitud presentada se le otorga día, hora y
minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y que
no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de
presentación son los siguientes:

• Declaración de que se solicita una marca.

• Identificación y firma del solicitante.

• Una representación de la marca en alguno de los formatos que acepta

la Oficina, y que se detallan en esta resolución.

• Los productos o servicios a los que se aplicará.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

Estos datos mínimos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales
que a tal fin existen en la OEPM y que también pueden obtenerse a través
de su página web: www.oepm.es. La solicitud se deberá acompañar de:

• Justificante del pago de la tasa preceptiva.

• Autorización al representante en el caso de que se hubiera designado alguno.

B.- EXAMEN DE FORMA.- Recibida la solicitud, el órgano competente exa-
minará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de
presentación; si se ha presentado en los formularios correspondientes y
estos han sido debidamente cumplimentados; y si el solicitante está legiti-
mado para ser titular de una marca española.
En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se
comunicarán estos al solicitante para que los subsane, mediante la emisión
de un suspenso de forma.

C.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE ESTA A LOS TI-
TULARES DE DERECHOS ANTERIORES.- Una vez superado el examen de
forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden pú-
blico o a las buenas costumbres. Si la OEPM observara algún defecto de licitud
lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que
considere oportuno. Si no se superara este examen la solicitud será denegada.

Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial, para que toda persona que se considere perjudicada
pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada.

La OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la
misma puede afectar los derechos de titulares registrales de marcas o nom-
bres comerciales ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando
a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si
desearan formular oposición al registro de la misma.

D.- EXAMEN DE FONDO.- Transcurrido el plazo de presentación de opo-
siciones se examina la solicitud para comprobar si incide en alguno de los
motivos por los que se deniega una solicitud anteriormente señalados. En
el caso de que se hubiera presentado alguna oposición o la marca solicitada
incurriera en alguno de los citados motivos, se suspende la tramitación,
notificando mediante un suspenso de fondo los reparos y oposiciones pre-
sentadas al solicitante para que formule alegaciones. Si el solicitante que ha
recibido oposiciones a su marca lo desea y se cumplen las condiciones lega-
les para ello, puede pedir que el o los oponentes prueben el uso efectivo de
la marca o marcas con las que pretenden impedir el registro. Si el oponente
no consigue probar el uso de estas marcas, se desestima la oposición.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

E.- CONCESIÓN- DENEGACIÓN.- Si la marca solicitada no incurre en pro-
hibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones (o
han sido finalmente desestimadas), la OEPM procede a la concesión de la
marca. Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestación al sus-
penso, haya o no contestado el solicitante, se concederá o denegará total o
parcialmente el registro, según proceda.

Si la marca hubiera resultado concedida, en la propia resolución de con-
cesión figurará una dirección URL, desde la cual se podrá descargar el tí-
tulo registro del mismo transcurridas 24 horas desde la notificación de la
resolución. No estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera
de renovar el registro de la misma, transcurridos 10 años desde su fecha
de solicitud.

F.- DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN.- De acuerdo con la Ley de Marcas,
el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de
marca es de:

• 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.

• 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.

Estos plazos se computaran desde la fecha de recepción de la solicitud por
la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de marca se conside-
rará denegada por silencio administrativo.

En la práctica, las solicitudes de marcas, desde que son recibidas por la
OEPM, tardan en resolverse entre 6 y 12 meses, según sufran o no algún
suspenso u oposiciones.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido para registrar una marca varía considerablemente de
un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo,
entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo.

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos
asociados a la creación y el registro de la marca.

• La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca

puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios ex-
ternos para hacerlo.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

• Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véa-

se más adelante).

• El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número

de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas (véase
más adelante). La oficina nacional de marcas puede informarle más de-
talladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en su país.

• Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el regis-

tro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán
bastante tiempo y esfuerzos.

En España la tasa de solicitud está alrededor de los 150 € por la primera
clase de productos o servicios solicitada y alrededor de los 100 € por la
segunda clase y cada una de la sucesivas. No obstante, la presentación elec-
trónica de las mismas conlleva una reducción del 15% en el pago. Para in-
formación actualizada consultar la página web de la OEPM: www.oepm.es.

¿Cómo se averigua si la marca elegida puede estar en

conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una

búsqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de
que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de
que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por
otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de mar-
cas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina
nacional de marcas (ya sea gratuitamente o pagando una tasa) o previo
pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual
sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda solo es preliminar.
Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es “similar” hasta
el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro
sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente
especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige
la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene averiguar si su oficina
nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una
base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que pueda utilizar
para llevar a cabo una búsqueda preliminar por su cuenta. En el sitio Web
de la OMPI (www.wipo.int) figura una lista de bases de datos sobre marcas.

En España existe un localizador gratuito en la página web de la OEPM
(www.oepm.es > Bases de datos > Marcas y nombres comerciales >

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

Localizador de marcas), donde es recomendable que se haga una bús-
queda (totalmente gratuita) una vez elegida la marca que se quiere registrar.

Para efectuar una búsqueda más completa conviene solicitar en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, O.A., un informe para asegurarse de que el
signo está libre. Este informe de búsqueda está sujeto a precio público, que
debe consultar en el Servicio de Información de la OEPM.

Las marcas están agrupadas por “clase” con arreglo a los productos o ser-
vicios que identifican.

Un sistema de clasificación adecuado

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca
se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar
la marca y agruparlos con arreglo a “clases” predeterminadas. Por clases
se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que
permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas
conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda
de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la
marca en todas las clases en las que se piense usar.

El sistema de clasificación más utilizado es el Sistema Internacional de Cla-
sificación de Marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas
compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11
para servicios (http://www.wipo.int/classifications/nice/es/).

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo: si su empresa fa-
brica cuchillos y tenedores, deberá comprobar a través de la base de datos
CLINMAR, accesible desde la web de la OEPM (http://tramites2.oepm.
es/clinmar/inicio.action), a qué clases corresponden estos productos. En
este caso, los cuchillos y tenedores pertenecen a la clase 8. Por ello, deberá
solicitar el registro de su marca para la clase 8. Si su empresa también
produce sartenes y ollas, tras comprobar en CLINMAR que estos productos
pertenecen a la clase 21, deberá solicitar la marca también para la clase 21.
Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto,
mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

EJEMPLO

Olla Innova ®

Cortesía: FAGOR S.COOP.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Es necesario contratar a un agente de marcas para

presentar la solicitud de marca?

Por lo general, la mayoría de los países no exigen la contratación de
un agente de marcas para presentar la solicitud, usted mismo puede
cursarla. Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente
especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los
detalles del trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección
en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que
la solicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos. Si solicita
el registro de una marca en el extranjero, es posible que le exijan que
lo haga por conducto de un agente de marcas residente en el país en
cuestión.

Su oficina de marcas podrá asesorarle respecto a la exigencia de estar re-
presentado por un agente, y facilitarle asimismo una lista oficial de agentes
de marcas.

En España cualquier persona física o jurídica, puede actuar bien direc-
tamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro re-
presentante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado
miembro del Espacio Económico Europeo deberán actuar, en todo caso,
representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes
fuera del Estado español, que actúen por sí mismos, deberán designar
una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo a
efectos de notificaciones o, en lugar de ellas, indicar que las notificacio-
nes les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio
técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las
marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse inde-
finidamente (por lo general, durante períodos consecutivos de 10 años) a
condición de que las tasas de renovación se paguen en el plazo estipulado.
Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntual-
mente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga
teniendo intereses.

En España la marca se concede por diez años desde la fecha de so-
licitud y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de
diez años.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

La contratación de servicios externos

para crear la marca

El diseño de una marca es un proceso creativo. En la mayoría de los países,
el creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor so-
bre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca. Por lo
tanto, cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente
que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el
acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el
derecho de autor sobre la marca.

¿Tiene validez internacional la marca registrada

en su país?

Los derechos que confiere una marca se suelen limitar al territorio en el
que fue registrada, por lo que generalmente, el registro de una marca con
validez en un país solo conferirá derechos en dicho país, a menos que la
marca se considere “notoriamente conocida”. (Más adelante hallará infor-
mación acerca de las marcas notoriamente conocidas).

¿Debería considerar la posibilidad de proteger

su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en su país son apli-
cables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacer-
lo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca
en el extranjero. Los productos exportados que llevan una marca registrada
distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a
la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de
otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en su propio país y posterior-
mente decide exportar los productos o servicios o conceder una licencia
de uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca
en los países en cuestión. Existen tres maneras principales de hacerlo:

La vía nacional: la empresa puede solicitar el registro en las oficinas de
marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la
solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que para
tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

La vía regional: si desea solicitar protección en países que formen parte de
un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto
en los territorios de todos los estados miembros, presentando con ese fin
una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas regionales de
marcas son:

• Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial.

• Oficina de Marcas del Benelux.

• Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

• Organización Africana de la Propiedad Intelectual.

La vía internacional: si el país de origen de su empresa es miembro del
Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en
ese país, puede acogerse al Sistema de Madrid (administrado por la OMPI)
para registrar su marca en los más de 100 países que son miembros del
Sistema.

Ventajas del Sistema de Madrid

La principal ventaja que aporta la utilización del Sistema de Madrid es que
el titular de la marca puede registrar su marca en todos los países parte en
el Sistema presentando:

• una única solicitud internacional,

• en un solo idioma,

• y con arreglo a un único conjunto de tasas y plazos.

Una vez hecho esto, el registro internacional se puede mantener y renovar
realizando un solo trámite.

Encontrará más información acerca del registro internacional de marcas en
la oficina nacional de marcas y en la página correspondiente del sitio Web
de la OMPI: (www.wipo.int).

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

Marcas de fábrica

o de comercio

Marcas que indican que un producto

ha sido fabricado por una empresa

determinada.

Marcas de servicio

Marcas que indican que un servicio es

suministrado por una empresa

determinada.

Marcas colectivas

En España la marca colectiva es aquella que

sirve para distinguir en el mercado los pro-

ductos o servicios de los miembros de una

asociación de fabricantes, comerciantes o

prestadores de servicios. El titular de esta

marca es dicha asociación.

Marcas de garantía

En España la marca de garantía es aquella

que garantiza o certifica que los productos

o servicios a que se aplica cumplen unos

requisitos comunes, en especial, en lo

concerniente a su calidad, componentes,

origen geográfico, condiciones técnicas,

modo de elaboración del producto, etc.

Esta marca no puede ser utilizada por su

titular, sino por terceros a quien el mis-

mo autorice, tras controlar y evaluar que

los productos o servicios de este tercero

cumplen los requisitos que dicha marca

garantiza o certifica.

No podrán solicitar marcas de garantía

quienes fabriquen o comercialicen pro-

ductos o servicios idénticos o similares a

aquellos para los que fuera a registrarse

la citada marca.

Marcas renombradas

En España se entiende por marca o nom-

bre comercial renombrados los que son

conocidos por una parte significativa del

público interesado en los productos o ser-

vicios. En estos casos se considerará que

los mismos son renombrados y el alcance

de la protección se extenderá a productos

y servicios tanto más dispares cuanto ma-

yor sea el grado de renombre alcanzado

por la marca.

3. Tipos de marcas

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Qué es una marca de servicio?

La marca de servicio es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o
de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen
los productos de una empresa de los de las demás, y las marcas de servicio
cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pue-
den ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publici-
dad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse,
invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción
a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

¿Qué son las marcas colectivas?

Los titulares de las marcas colectivas generalmente son asociaciones o
cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva
para distinguir sus productos o servicios. La asociación establece criterios
que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y
ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición
de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la
hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de em-
presas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores
reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

Ejemplo: la marca colectiva Mazapán de Toledo Consejo Regulador es uti-
lizada por los 20 productores acogidos al Consejo Regulador afincados en
la Provincia de Toledo y garantiza al consumidor la compra de productos
elaborados de forma artesanal tradicional.

EJEMPLO

Cortesía: UNIÓN FENOSA, S.A.

EJEMPLO

Cortesía: CONSEJO REGULADOR

DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

PROTEGIDA MAZAPÁN DE TOLEDO

Cortesía: BARCELÓ CORP.

EMPRESARIAL, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Qué son las marcas de garantía?

En España la marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que
los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comu-
nes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen
geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc.
Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien
el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servi-
cios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o
certifica.

No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a
registrarse la citada marca.

Ejemplo: el símbolo Madrid Excelente es la marca de garantía de calidad
de la Comunidad de Madrid, gestionada por la empresa pública Madrid
Excelente, S.A. El logotipo de Madrid Excelente, es el símbolo que denota
que las organizaciones empresariales licenciatarias de dicha marca superan
los niveles de excelencia y calidad en la gestión fijados por la Comunidad
de Madrid. Están registradas más de 140 organizaciones radicadas en la
Comunidad de Madrid, representantes de los sectores empresariales más
relevantes.

¿Qué son las marcas renombradas?

En España se entiende por marca renombrada la que es conocida por una
parte significativa del público interesado en los productos o servicios. Si
estuviera registrada, gozará de todos los derechos que la legislación otorga
al titular de una marca, y además podrá impedir el acceso al registro a
marcas destinadas a distinguir productos o servicios o de naturaleza tanto
más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca
o nombre comercial renombrados en el sector pertinente del público o
en otros sectores relacionados. Lo mismo resulta aplicable a los nombres
comerciales renombrados. Si esa marca renombrada no está registrada en

EJEMPLO

Cortesía: MADRID EXCELENTE S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

España su titular podrá formular oposición contra solicitudes posteriores
que considere incompatibles e inclusive podrá entablar acciones judiciales
contra posibles infractores, pero solo respecto de productos o servicios
idénticos o similares.

Ejemplo: F.C. BARCELONA es una marca famosa de club de fútbol y se
beneficiará automáticamente de protección en aquellos países donde las
marcas renombradas gozan de mayor protección Esta protección también
sería aplicable a productos y servicios que no guarden relación alguna con
el fútbol.

EJEMPLO

Cortesía: F.C. BARCELONA

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero algunos países
no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso
(como es el caso de los Estados Unidos de América). Además, en la ma-
yoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un
determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años),
podrá ser eliminada del registro de marcas.

En España es posible solicitar una marca sin haberla usado, pero el titular
de la marca, una vez concedida, tiene la obligación de usarla, de forma
que, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de firmeza del
registro la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo en España para
los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera
sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca
podrá ser caducada a instancia de un tercero ante los Tribunales de Justicia,
a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. A partir del 14
de enero de 2023, se podrá solicitar la caducidad por falta de uso de una
marca ante la OEPM, invocándose ante los Tribunales únicamente por vía
reconvencional.

¿TM o ®?

El uso de ®, MR, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca
no es obligatorio y generalmente no aporta mayor protección jurídica. Sin
embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una
marca y prevenir así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos
® o MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM
denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces en
algunos países para las marcas de servicio.

¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegú-
rese de que sea utilizada conforme a como fue registrada. Es importante
que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de
la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar el uso
de verbos o sustantivos en la marca para impedir que los consumidores
perciban la marca como un término genérico.

4. Uso de la marca

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Puede utilizar la empresa la misma marca

para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de
una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de
su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus
productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez
que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de
productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo
producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embar-
go, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo
producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a
un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes,
etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.
Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con
una marca existente, por ejemplo, la empresa Panrico de panadería y bo-
llería, elabora más de 250 productos utilizando diferentes marcas, entre
ellas, Bollycao.

Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción
elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las
clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.

¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca

en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica
cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos.
Uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los
derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está
protegida en el país o región donde se registre o utilice), mientras que el
alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir
conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas

EJEMPLO

Cortesía: PANRICO, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación
en este campo aún está en fase de elaboración y cabe la posibilidad de que
ese asunto no se trate de la misma manera en todos los países.

http://www.oepm.es

¿Qué son los nombres de dominio y qué relación

guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un gran
problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que ha-
bitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de
dominio “oepm.es” se usa para localizar el sitio Web de la OEPM en la
dirección www.oepm.es. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio
han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a me-
nudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio que
no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca renombrada,
ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como
infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nom-
bre de dominio, actividad que popularmente se conoce por ocupación
ilegal del ciberespacio o “ciberocupación”. Si esto sucede, su empresa
podría verse obligada no solo a transferir o invalidar el nombre de domi-
nio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una multa
elevada.

Para averiguar si una marca ya está protegida, puede ponerse en contacto
directamente con las oficinas de marcas nacionales o regionales, muchas
de las cuales cuentan con bases de datos sobre marcas que pueden con-
sultarse por Internet. En la dirección: www.wipo.int del sitio Web de la
OMPI figura una lista de dichas bases de datos.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre
de dominio o es objeto de “ciberocupación” por otro individuo o empresa,
podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que
se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al
conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para
la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitién-
dose a la dirección http://www.wipo.int/amc/es/domains/. En esa página
de la OMPI figura una demanda tipo, así como un índice jurídico de los
miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han
sido resueltos.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Pueden concederse licencias sobre la marca

a otras empresas?

Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal
caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza
a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace
mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la
marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia. Dependien-
do de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control
sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga
la calidad del producto o servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el mar-
co de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los
acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos
de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializa-
dos y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia

y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la con-
cesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el
grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario
de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de
licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente
permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios
de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio
al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arre-
glo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.

Ejemplo: un restaurante especializado en vinos y cocina mediterránea ope-
ra bajo la marca registrada ENTRETAPAS Y VINOS. Sus establecimientos se
caracterizan por una atmósfera de sencillez minimalista en la que se degus-
tan una gran variedad de vinos de nuestro país y tapas basadas en la cocina
mediterránea. Su capacidad de mejora, de formación, la innovación y la
constante investigación del mercado han hecho que ENTRETAPAS Y VINOS
se sitúe como una de las marcas de restauración de mayor crecimiento en
régimen de franquicia. Cuenta además con una importante experiencia en
el reclutamiento, la selección y formación de franquiciados cualificados.

EJEMPLO

Cortesía: GRUPO DE

FRANQUICIAS HOSTELERAS

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión

de la marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual
sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca puede
exigirse el depósito de una copia del acuerdo, o de partes del mismo, en
la oficina de marcas.

En España para que la cesión o venta de la marca surta efectos frente a
terceros deberá inscribirse en la OEPM. Para la inscripción de la cesión podrá
aportarse alguno de estos documentos:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación

de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de

otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el
contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular

como por el nuevo propietario. Estos impresos pueden obtenerse en la
página web de la OEPM www.oepm.es.

¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve

que sea, que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, han cambiado ligera-
mente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la
empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Dado que las mar-
cas no pueden modificarse a lo largo de su vida en el registro, y puesto que
se puede hacer preciso adaptarlas a nuevos tiempos, será necesario efec-
tuar una nueva solicitud que incluya los nuevos elementos o variaciones.

EJEMPLO

COLA CAO

Cortesía: NUTREXPA, S.A.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso

no autorizado de su marca por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respe-
ten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular
de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y
decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que dimanan de su marca,
conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogado especializado en
cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las op-
ciones que existen en su país y, en principio, también en los países vecinos,
para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así
como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una violación de los derechos que confiere su marca, puede em-
pezar por enviar una carta (comúnmente denominada “requerimiento de
cese”) al presunto infractor, informándole de la posible existencia de un
conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite la ayuda de un abo-
gado especializado en cuestiones de marcas.

Si su empresa considera que la infracción ha sido deliberada y tiene co-
nocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, quizá
convenga actuar por sorpresa y obtener, con ayuda de un abogado espe-
cializado en cuestiones de marcas, una orden de entrada, registro e incau-
tación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía)
que le permitirá irrumpir sin previo aviso en los locales de la empresa o
persona presuntamente infractora.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informarle sobre la
identidad de las personas involucradas en la producción y distribución de
los productos y servicios objeto de la infracción, así como de sus canales de
distribución. Una eficaz medida de disuasión contra las infracciones consis-
te en que las autoridades judiciales, previa petición de su empresa, orde-
nen que los productos y materiales infractores sean destruidos o apartados
de los circuitos comerciales sin percibir indemnización alguna a cambio.

Con objeto de impedir la importación de productos de marca falsifi-
cados, en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden

5. Cómo hacer valer los derechos

sobre una marca

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

acogerse los titulares de marcas por conducto de las autoridades adua-
neras nacionales. Como titular de una marca, su empresa puede solicitar
la ayuda de las autoridades aduaneras en la frontera, es decir, antes de
que los productos falsificados sean distribuidos en el país en cuestión. La
asistencia prestada por las autoridades aduaneras generalmente requiere
el pago de tasas.

En la página Web de la OEPM (www.oepm.es) existe una sección dedi-
cada a la usurpación de derechos de propiedad industrial (stopfalsificacio-
nes) con amplia información acerca del problema, información sobre el
modo de operar, legislación, medidas para combatirla, etc.

En algunos casos, las infracciones pueden tratarse recurriendo a la media-
ción o el arbitraje. El arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento
menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y
además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo
arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes siguen muy
de cerca el proceso de solución del litigio, lo que puede contribuir a man-
tener buenas relaciones comerciales con la parte infractora por si se desea
establecer una colaboración en el futuro. Para más información sobre el
procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio Web del Centro de
Arbitraje y Mediación de la OMPI en http://www.wipo.int/amc/es.

www

.oepm.es

El secreto está en la marc

En España:

Oficina Española de Patentes y Marcas:
www.oepm.es

Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
www.andema.es

Foro de Marcas Renombradas www.marcasrenombradas.com

Acerca de otras cuestiones relativas a la Propiedad intelectual desde la
perspectiva de las empresas:
www.wipo.int/sme/es/

Sobre las marcas en general:
www.oepm.es

“Acerca de la Propiedad Intelectual” en el sitio Web de la OMPI:
www.wipo.int/about-ip/es/

Asociación Internacional de Marcas:
www.inta.org

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista
de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está
disponible en:
www.wipo.int
www.oepm.es

Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.oepm.es
www.wipo.int/madrid/es

Para consultar una lista de bases de datos en línea sobre las marcas que
mantienen las oficinas de propiedad industrial:
www.wipo.int

Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el
registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las mar-
cas en virtud del Acuerdo de Viena:
www.wipo.int/classifications/es/

Sitios web útiles

que ofrecen

información

adicional