Debe Vd. (y la empresa) recordar en todo momento que la finalidad de la negociación no es vencer, sino alcanzar un acuerdo.
Si una de las partes vence, la otra pierde. El derrotado (que no siempre es el inventor) puede empezar a comportarse de manera que impida que el acuerdo funcione correctamente. Por consiguiente, es mucho mejor tanto para la empresa como para el inventor, centrar los esfuerzos en alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Un contrato de licencia suele requerir dos rondas de negociaciones, y cada una de ellas dará lugar a un acuerdo.El primer nivel es el del protocolo de acuerdo, y el segundo, el contrato completo.
Protocolo de acuerdo
En esencia se trata de un contrato preliminar documentado en lenguaje sencillo. Su finalidad es identificar las cifras y las condiciones en las que Vd. y la empresa estén, en términos generales, de acuerdo.
Antes de empezar a negociar, debe saber a qué tipo de acuerdo aspira, y ser capaz de justificarlo. La táctica de algunos inventores, consistente simplemente en decir “no es suficiente” a cualquier oferta que les hagan, ¡es probable que acabe con las negociaciones demasiado pronto!
Si bien los protocolos suelen salir mejor sin presencia formal de un asesor jurídico por ambas partes, es conveniente apoyarse en un asesoramiento “entre bambalinas” de su abogado de patentes y otros representantes legales a lo largo del proceso. Puede ser útil que otros miembros de su equipo estén presentes parte del tiempo.
El protocolo no es un documento definitivo y vinculante, así que en ningún caso debe permitir que la empresa “explote” su PI en forma alguna mientras no se haya firmado un contrato definitivo.
¿Qué se debe incluir en el protocolo de acuerdo?
La siguiente lista de puntos constituye una mera orientación, y no pretende ser exhaustiva. Simplemente le indica el considerable abanico de cuestiones que hay que discutir. Debe asesorarse con su representante legal sobre lo que conviene incluir o no en su propio documento de protocolo de acuerdo.
Haga una lista de todos los DPI que se ofertan.
¿Se permitirá sólo al licenciatario (a la empresa) fabricar y vender el producto, o habrá limitaciones que permitan a otros (quizás incluso al inventor) fabricarlo y venderlo?
Tenga en cuenta que no podrá controlar la actividad en aquellos países en los que no disponga de protección para su PI.
Es posible que pueda negociar licencias independientes con empresas distintas para los distintos mercados.
Debe especificar qué costes se pueden deducir. Si no lo hace, hay empresas que alegarán cualquier deducción que quepa imaginar a fin de reducir el pago de royalties.
Necesita algún tipo de garantía de pago para evitar que la empresa adquiera la licencia y luego bien sea lenta en su aplicación o no la use en absoluto.
La licencia podrá extinguirse si el licenciatario no cumple los niveles mínimos de royalties acordados, o si no cumple alguna otra de las obligaciones acordadas.
Exige al licenciatario que salvaguarde cualquier divulgación.
Lo mejor podría ser un plazo de cinco años con opciones de renovar por plazos anuales, porque le facilita librarse de un licenciatario que no funcione.
Si la empresa desarrolla "su" tecnología con el tiempo, ¿quién será el titular de los DPI sobre las mejoras?
Oponerse a impugnaciones judiciales puede resultar caro y estresante. Puede que merezca la pena aceptar royalty más pequeño a cambio de desplazar el riesgo al licenciatario.
Pueden existir muchas de estas, que tratarán fundamentalmente aspectos operativos, tales como las fechas de pago de los royalties, el escrutinio de las cuentas, la forma de resolver las posibles diferencias, etc.
A medida que avancen las negociaciones, comente con su asesor jurídico los posibles efectos de cada una de las cláusulas. Ignore las presiones para alcanzar un acuerdo con rapidez. Si hay alguna cláusula que no esté clara, insista en su renegociación hasta que esté clara. Pero no olvide que el objetivo de la negociación es alcanzar un acuerdo, y no espere que todas y cada una de las cláusulas se redacten a su favor.
