Oficina española de Patentes y Marcas

A. ELECCIÓN DE LA MARCA

A la hora de seleccionar una marca el empresario o productor debe adoptar un signo no sólo válido, sino idóneo como medio para promover la venta de sus productos o la contratación de sus servicios.

Desde el punto de vista comercial la marca debe ser:

• Eufónica- Deben descartarse las denominaciones difícilmente pronunciables, malsonantes o estéticamente desagradables.
• Fácilmente memorizable- De esta cualidad depende en gran medida su éxito comercial.

B. PROHIBICIONES LEGALES DE REGISTRO

Como el registro de la marca confiere a su titular el derecho a utilizarla en exclusiva en el tráfico mercantil, el signo debe cumplir una serie de requisitos de validez y registrabilidad, por lo que la Ley de Marcas (arts. 5, 6, 7, 8, 9 y 10) establece una serie de prohibiciones:

1. ABSOLUTAS.-

• 1.1 Los signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección. Por ejemplo, los signos táctiles, gustativos y olfativos.
• 1.2 Los signos genéricos que no se perciban como un signo diferenciador y los específicos en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a que se destine la marca, así como y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate. Por ejemplo "CHOCOLATE" para distinguir "chocolates" o "PROYECTOS DE ARQUITECTURA" para distinguir los servicios prestados por un estudio de arquitectos.
• 1.3 Los signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios. Por ejemplo "PATA NEGRA" para distinguir "jamones".
• 1.4 Las formas u otras características tridimensionales que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que sean necesarias para producir produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto. Por ejemplo, la forma helicoidal de un tornillo.
• 1.5 Los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo signos racistas, discriminatorios por sexo o atentatorios a la moral.
• 1.6 Los que puedan inducir al público a error. Por ejemplo, "MASCAFÉ" para productos que no contienen café.
• 1.7 Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidas por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.
• 1.8 Los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior, cuando se usen para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
• 1.9 Los signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
• 1.10 Los signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista autorización.

(Para mayor información debe consultarse el artículo 5 de la Ley de Marcas).

2. RELATIVAS.-

El signo adoptado como marca debe estar disponible. No podrá registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, cuando dicho signo se solicite para ámbitos mercantiles idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.

Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial renombrado, el acceso a registro de dicho signo también está prohibido respecto actividades distintas de los ámbitos mercantiles protegidos por dicha marca o nombre comercial renombrados, si con el uso de la marca o nombre posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o nombre anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

El signo adoptado tampoco podrá ser registrado, sin la debida autorización, cuando:

• Consista en el nombre, seudónimo, apellidos, etc. o en la imagen que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
• Reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (invenciones, modelos o dibujos industriales).
• Se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.
• Se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.

Tampoco podrá registrarse:

• Cuando exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada y la persona autorizada según tal normativa tenga derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
• Cuando quien solicita su registro es el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuenta con el consentimiento de éste.