Oficina española de Patentes y Marcas

Una invención sólo es patentable si es:

• Novedosa y sin previa divulgación.
• Se distingue por una actividad inventiva no obvia a un experto en la correspondiente tecnología.
• Susceptible de aplicación industrial, esto es, que sea físicamente posible fabricar la invención.

Los programas informáticos por sí mismos pueden protegerse con derechos de autor, pero no mediante patente en Europa. No obstante, una invención que se aplique a los ordenadores mediante un programa informático (por ejemplo, un sistema de gestión de datos) sí se puede patentar en Europa. En todo caso, necesitará el asesoramiento de un abogado de patentes para patentar invenciones que funcionen en ordenadores porque la práctica puede cambiar entre Europa y Estados Unidos.

Los métodos de negocio pueden ser patentables en Estados Unidos, pero no fácilmente patentables en otros lugares.

Algunas cuestiones a considerar antes de decidirse a patentar

(Véase también Estrategia de patente más adelante.)

• ¿Realmente necesita una patente? ¿Sería suficiente alguna combinación de otras formas de DPI para proteger su idea adecuadamente? Y sea honesto consigo mismo, ¿le motiva quizá más la vanidad (la perspectiva de una patente con su nombre) que una necesidad comercial?
• ¿Ha estudiado el coste total de la patente (incluyendo las tasas de renovación anual en todos los países en los que tenga protección)? ¿Es razonable esperar que su invención genere suficientes ingresos como para justificar el coste? Normalmente, no deberá solicitar una patente hasta que haya investigado concienzudamente el potencial comercial y financiero de su idea.
• ¿Es el momento de solicitar una patente? La solicitud desencadena una secuencia de eventos que no se pueden retrasar. ¿Va a solicitar la patente desde un primer momento, o es mejor esperar a que la invención esté preparada para el mercado y tenga más garantías de recuperar rápidamente los costes de los DPI? A veces es mejor más tarde que más temprano, pero las circunstancias cambian, por lo que siempre conviene el asesoramiento de un abogado de patentes.
• ¿Su invención tiene un ciclo corto de vida del producto? El proceso de patente suele durar entre 3 y 4 años. Si su invención está orientada a un mercado muy competitivo en el que los productos se sustituyen o mejoran con mucha rapidez, es posible que su patente tenga escaso valor para cuando se conceda.
• ¿Quién va a pagar para hacer valer su patente? Las oficinas de PI no hacen valer las patentes ni hacen seguimientos de las infracciones. Eso es responsabilidad del titular de la patente o de un licenciatario. Hasta que haya fondos disponibles para hacer valer su patente (por vía de derechos de licencia –royalties- o ingresos por ventas) es posible que la protección que ofrezca sea limitada.
• ¿Su patente tiene la fuerza suficiente para resistir una impugnación? Desde luego, necesitará el asesoramiento de un abogado de patentes acerca de la solidez de sus reivindicaciones. Esto es importante, porque la validez de las reivindicaciones de las patentes es frecuentemente objeto de impugnación, generalmente por parte de competidores que desean copiar un producto que ha tenido éxito. Si lo consiguen, es posible que se quede con una patente sin valor y una condena a pagar las costas del vencedor.

Solicitar una patente

Solicitar una patente es un procedimiento jurídico regulado por plazos estrictos y generalmente inamovibles. No es algo que convenga apresurarse a hacer. Para optimizar la probabilidad de obtener una buena patente, deberá:

• Estudiar el procedimiento de solicitud en detalle.
• Intentar no solicitarla con prisas, sino de una manera estratégica, en el momento y por las razones que mejor convengan a sus planes de explotación. (véase Estrategia de patente más adelante.)
• ¡Haga uso de un abogado de patentes! No lo haga todo Vd., el riesgo de cometer errores es demasiado alto.

He aquí una guía muy breve sobre el proceso de solicitud de una Patente Europea al amparo del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). (Véase www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html.)

Solicitar una patente ante una oficina de PI nacional es, en líneas generales, parecido a las fases 1 a 6, pero la solicitud debe presentarse en el idioma local.

Presentar solicitudes internacionales al amparo del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT, por sus siglas en inglés) supone un único procedimiento para las fases 1 a 4, pero transcurridos 30 meses desde la presentación de la solicitud, se pasa a las fases 5 y 6 en cada una de las oficinas nacionales o regionales en las que desee obtener la protección. Para más información sobre el PCT, consulte www.wipo.int/pct

La elección de la vía para solicitar la patente (PCE, PCT, nacional o regional, o una combinación de las anteriores) dependerá de:

• Su invención.
• Su plan de negocio.
• Los fondos de que disponga.
• El mercado que le interese.
• Las fuentes más probables de productos infractores.

Un abogado de patentes podrá asesorarle sobre la vía que más convenga a Vd. y a su invención.

Fase 1 - Comienzo del proceso

El abogado de patentes deberá presentar una documentación compuesta de:

• Una solicitud de patente
• Datos del solicitante (Vd.)
• Una descripción de la invención
• Reivindicaciones
• Planos (en su caso)
• Un resumen

Además, deberá pagar una tasa. Para evitar retrasos, es vital que toda la documentación sea conforme en todos los detalles con los requisitos oficiales. Su abogado de patentes se asegurará de que sea así. Ante la OEP, las solicitudes se aceptan en inglés, francés o alemán.

Para que su abogado de patentes prepare toda la información sobre su invención, obviamente tendrá que trabajar en estrecha colaboración con Vd. No asuma que es Vd. quien sabe lo que hay que hacer porque la invención es suya. Debe fiarse de la habilidad y del buen juicio de su abogado de patentes, puesto que una patente supone una combinación compleja de derecho y tecnología. En particular, las reivindicaciones deben redactarse con habilidad, puesto que se trata del aspecto más importante de una patente.

Fase 2 – Fecha de presentación y examen previo

Si su documentación parece estar en regla, se otorga a su solicitud una fecha de presentación que también se conoce como fecha de prioridad. Tras la presentación se realiza un examen de forma para comprobar si su documentación es correcta y está completa.

En cualquier momento durante los siguientes 12 meses puede Vd. presentar solicitudes de protección de la patente en otros países, y dichas solicitudes se tratarán como si las hubiera presentado en la fecha de prioridad. En la práctica, esto le da un año para decidir cuántos países quiere incluir en la protección de su patente.

Fase 3 - Búsqueda

Se le envía un informe de búsqueda, en el que se relacionan y se incluyen copias de todos los documentos de estado anterior de la técnica que haya encontrado un examinador con experiencia y considerado relevantes para su invención. La búsqueda está principalmente basada en sus reivindicaciones de novedad, pero su descripción y los planos también se tomarán en consideración. Con frecuencia se incluye en el informe un dictamen inicial sobre la patentabilidad de su invención.

Fase 4 - Publicación

Su solicitud se publica a los 18 meses de la fecha de presentación. Su invención aparecerá en las bases de datos accesibles a terceros en todo el mundo. Tendrá consideración de estado de la técnica para cualquier solicitud de patente futura de otros inventores o sociedades que presenten invenciones similares.

Desde entonces dispone de otros seis meses para adoptar dos decisiones:

• ¿Desea llevar adelante su solicitud? Para indicar que "si", solicitará un examen más concienzudo (el “examen de fondo”).
• ¿Qué países quiere incluir (“designar”) en la protección de su patente? Hay que pagar unas tasas de designación.

Una vez concedida la patente, puede reclamar daños por infracciones que tengan su origen desde la fecha de publicación de su solicitud. No obstante, para disfrutar de este derecho en ciertos países puede ser necesario presentar una traducción de sus reivindicaciones ante la oficina nacional de PI y que ellos publiquen las reivindicaciones traducidas.

Fase 5 – Examen de fondo

Si solicita un examen de fondo la OEP deberá decidir si su invención y su solicitud reúnen los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea. Para una máxima objetividad, por regla general hay tres examinadores de la OEP, uno de los cuales mantiene el contacto con su abogado de patentes. Esta fase supone frecuentemente un diálogo entre los examinadores y su abogado de patentes, que puede tener como resultado la nueva redacción de partes fundamentales de su solicitud. Su abogado de patentes defenderá su solicitud, y esta es una razón más por la que resulta esencial disponer de representación profesional.

Fase 6 – Decisión sobre la concesión de la patente

Si los examinadores deciden conceder la patente, y se han pagado todos los honorarios y presentado todas las traducciones de las reivindicaciones, la decisión se publica en el Boletín Europeo de Patentes. La decisión favorable a la concesión toma efectos en la fecha de publicación.

Fase 7 - Validación

Lo que debe hacer ahora es formar un “haz” de patentes nacionales individuales. Una vez publicada la decisión de la OEP de conceder la patente, ésta tiene que validarse en cada uno de los estados designados en un plazo determinado. Si no se hace así, la patente puede no ser exigible en dicho estado. En algunos estados, la validación puede implicar tener que presentar (y pagar por) una traducción completa de la patente, o una traducción sólo de las reivindicaciones concedidas.

Fase 8 - Oposición

Una patente concedida puede ser objeto de oposición por terceros, por lo general los competidores del solicitante, si consideran que no debía haberse concedido. Desde que la concesión se publica en el Boletín Europeo de Patentes, disponen de nueve meses para presentar notificaciones de oposición. La acusación más habitual es que la invención no es novedosa, o que carece de actividad inventiva. El caso es examinado por un equipo de la OEP, constituido de nuevo por tres examinadores.

La oposición es la última oportunidad de impugnar una patente europea como entidad única en un único foro. Con posterioridad, la patente sólo podrá impugnarse ante los tribunales nacionales y la sentencia que se dicte en un país no tiene efectos sobre las patentes de la misma invención en otros países. Esto supone para los competidores un importante incentivo para impugnar la invención durante el período de oposición, puesto que impugnar las patentes ante los tribunales nacionales puede resultar mucho más caro.

Fase 9 - Recurso

Todas las decisiones de la OEP son susceptibles de recurso. La responsabilidad por las decisiones sobre los recursos la asumen consejos de recursos independientes.