El secreto está en la Marca
Introducción a las marcas dirigida a las
pequeñas y medianas empresas
GUÍAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PYMES
El secreto está en la Marca
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas
GUÍAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PYMES
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La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) agradece a las empresas
que han dado su autorización para utilizar sus productos, marcas y diseños
como ejemplos en la ilustración de esta Guía.
Nota: La presente guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal ob-
jetivo es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio.
La presente Guía ha sido adaptada por la OEPM a la legislación vigente
española basándose en la elaborada por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
© OEPM (2017)
Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de
forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente,
salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.
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La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente de la importancia
que las marcas revisten para las empresas, y en particular para las peque-
ñas y medianas empresas PYMES, puesto que son uno de los activos más
importantes para el desarrollo de su actividad empresarial y constituyen un
medio eficaz de canalización y fidelización de su clientela.
La presente Guía, basada en la elaborada por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) y adaptada por la OEPM a la legislación
vigente española tiene un contenido eminentemente práctico y orientado
a las necesidades de las empresas.
Por ello y desde una perspectiva empresarial ha sido ilustrada con ejem-
plos de empresas y productos españoles, con el objeto de acercar de un
modo fácil y práctico las marcas a las pymes españolas.
Patricia García-Escudero Márquez
DIRECTORA GENERAL
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Prólogo
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1. Las marcas
2. La protección de las marcas
3. Los tipos de marcas
4. El uso de las marcas
5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca
¿Qué es una marca?
Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de
una empresa de los de las demás.
Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, números,
dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de
estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios.
En algunos países, los lemas publicitarios también se consideran marcas
y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas; en
España los slogan publicitarios pueden registrarse siempre que comporten
valor distintivo. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el
registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los colores
únicos, los rasgos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto
o su embalaje), los signos sonoros (sonidos), y los signos olfativos (olores).
Sin embargo, muchos países han puesto límites a aquello que puede ser
registrado como marca y por lo general admiten únicamente los signos
que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamen-
te; éste es el caso en España de las marcas olfativas, que no se consideran
registrables por no ser susceptibles de representarse gráficamente.
Índice
1. Las marcas
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¿Para qué sirven las marcas?
La principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar
el producto de una empresa o un particular, ya se trate de un bien o de
un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares
de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un deter-
minado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a
usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros
productos idénticos o similares.
Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos
de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial
en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a pro-
yectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los
EJEMPLOS
Palabra
Cortesía: BASI, S.A.
Logotipo:
RODOLFO LANGOSTINO
Cortesía: PESCANOVA, S.A.
Cobinación de letras y logotipo:
Cortesía: GRUPO SOS
Marca tridimensional
(forma del producto):
Botella de tío Pepe
Cortesía: GONZÁLEZ BYASS, S.A.
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consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran con-
fianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia
el valor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se apegan a
ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades
o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.
Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento
o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena
reputación de los productos relacionados con una determinada marca.
El valor de las marcas
Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con
esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser
incluso el activo más valioso que poseen. Esto se debe a que los consu-
midores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de
cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un
producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así,
el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean
buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.
¿Por qué deben protegerse las marcas?
Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso
de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores,
no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del
registro.
El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a im-
pedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con
la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear
confusión.
Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comer-
cialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales
podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse
EJEMPLO
Cortesía: INDITEX, S.A.
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para comercializar productos idénticos o similares. Si un competidor adop-
ta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por
error el producto del competidor. Esto no sólo disminuirá las ganancias
de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación
e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.
Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener
para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que
está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.
Además, puede concederse una licencia sobre la marca a otras empresas,
lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también
pueden ser objeto de acuerdos de franquicia.
Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también
puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras,
que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empre-
sas depende en gran medida de las marcas.
Las marcas:
• Garantizan que los consumidores distingan los productos
• Permiten a las empresas diferenciar sus productos
• Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen
y la reputación de una empresa
• Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente
directa de ingresos a través de regalías
• Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia
• Pueden ser importantes activos comerciales
• Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la
calidad del producto
• Pueden ser útiles para obtener financiación.
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¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?
La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos
países, también a través de su utilización. Aun cuando las marcas puedan
protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando la
solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas. Algunas oficinas de mar-
cas disponen de mecanismos de solicitud de registro en línea, como la OEPM,
que dispone de una Sede electrónica y permite el pago mediante tarjeta de
crédito de algunas de las modalidades de Propiedad Industrial (www.oepm.
es). El registro de una marca redundará en una mayor protección, especial-
mente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan si-
milar que pueda causar confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy
útil contratar a un agente de marcas, lo que en algunos países es obligatorio.
En España el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro
válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.
¿Basta con registrar la denominación social de la
empresa?
Mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro
Mercantil, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se
trata de un error bastante común.
En España existe además la modalidad registral de nombre comercial, que
es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mer-
cantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares.
El nombre comercial es, por tanto, un signo distintivo. Su función es la
de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas
o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la
propia clientela.
Es importante entender la diferencia entre la marca, nombre comercial y
denominación social.
Conforme se ha indicado anteriormente, la marca es el signo que sirve
para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras.
2. La protección de las marcas
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El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una
empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás
empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
La denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica
como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos
y obligaciones.
El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación
social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la
denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es ne-
cesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre
y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación
de fantasía.
Así, un fabricante de conservas registraría como nombre comercial el
que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva
para diferenciarlo de otros empresarios, por ejemplo: Bernardo Alfage-
me S.A. El signo o nombre con que comercialice esas conservas será la
marca del producto, por ejemplo: MIAU o EUREKA. Todos estos signos
pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su
conveniencia.
¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la
marca?
Por lo general, cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una
marca, o autorizar su uso por terceros puede solicitar el registro de la mis-
ma. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad
Industrial u otro representante debidamente autorizados. Los no residentes
en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso,
representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en
un Estado de la Unión Europea que actúen por si mismos, deberán designar
una dirección postal en España a efectos de notificaciones o, en lugar de ella,
indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por
cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.
EJEMPLO
Cortesía: BERNARDO ALFAGEME, S.A.
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¿Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?
Si bien no es obligatorio, sí es sumamente recomendable, dado que el registro
otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.
¿Cuáles son los principales motivos por los que se
deniega una solicitud?
A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que
no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro
de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados
“motivos absolutos” en los siguientes casos:
• Términos genéricos: por ejemplo, si su empresa trata de registrar la mar-
ca SILLA para distinguir comercialmente sillas, la marca será denegada
ya que “silla” es el término genérico del producto.
• Términos descriptivos: son palabras que suelen emplearse en el comercio
para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la
marca DULCE sea denegada para distinguir chocolates por ser descriptiva.
De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate
la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del
mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”,
“EL MEJOR”, CLÁSICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones
similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos,
será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que
no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.
• Marcas que pueden inducir a error: son marcas susceptibles de enga-
ñar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u
origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de distinguir
comercialmente margarina y se muestra la imagen de una vaca, es
probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al
consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir,
con la mantequilla).
• Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral: Por lo ge-
neral, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las
normas comúnmente aceptadas de moral y de confesiones religiosas no
se pueden registrar como marcas.
• Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o
de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Ofici-
na Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.
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Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca
entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos mar-
cas idénticas (o similares) asignadas al mismo tipo de producto puede
confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual
que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con mar-
cas existentes, entre las que figuran las marcas famosas no registradas,
mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la marca es
impugnada por terceros una vez publicada la misma. En ambos casos, si la
oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan
similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares,
será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es
abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su seme-
janza con marcas existentes.
En España la OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud com-
probará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de
signos ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos
titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan
formular oposición al registro de la misma. La OEPM no podrá denegar de
oficio una marca por la mera preexistencia registral de un derecho anterior,
si no se formula la correspondiente oposición por su titular.
¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una
marca?
La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante,
ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercializa-
ción de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una
marca que sea apropiada para un producto o productos determinados?
Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enu-
merados a continuación pueden resultar de utilidad:
Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca
• Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales
de registro (véanse los motivos de denegación de solicitud expuestos
anteriormente).
• Realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que
la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confu-
sión (explicado con mayor detalle más adelante).
• Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recor-
dar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
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• Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en
su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de
exportación potenciales.
• Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio corres-
pondiente, es decir, la dirección de Internet (más adelante se explica en
mayor detalle la relación entre las marcas y los nombres de dominio)
A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en con-
sideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de
palabras siguientes:
• Palabras inventadas o de fantasía: son palabras que aunque hubieran
podido tenerlo en origen, no tienen en la actualidad ningún significado in-
trínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles
de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La
otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil
recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.
• Marcas arbitrarias: son palabras cuyo significado no guarda relación
con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de
proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto
de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.
Ejemplo: la marca ELEFANTE para distinguir teléfonos móviles.
• Marcas sugerentes: son marcas que insinúan uno o varios atributos del
producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una
forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algu-
nos países consideren que la marca es descriptiva y denieguen su registro.
Ejemplo: la marca ZUMOSOL para distinguir zumos de frutas da a enten-
der que estos zumos proceden de fruta madurada al sol y por tanto fruta
de gran calidad que daría lugar a zumos de calidad superior. Sin embargo,
las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca
es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.
EJEMPLO
Cortesía: MAPFRE,
MUTUALIDAD DE SEGUROS
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Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que
evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar
ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o
famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.
Ejemplo: CORONAS es una marca de vinos registrada por Miguel Torres
S.A. La OEPM denegó de oficio el registro de la marca: CORONILLA para
vinos, por considerarse que podría causar confusión en el consumidor.
El registro de una marca paso a paso
El solicitante
El solicitante podrá ser cualquier persona física o jurídica. Puede actuar
bien directamente, bien mediante agente de la propiedad industrial o re-
presentante debidamente autorizados.
Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar el formulario de solici-
tud de marca debidamente cumplimentado donde figuren los datos de su
empresa, una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato
específico), y una descripción de los productos y servicios y de la clase o cla-
ses de la Clasificación de Niza a las que pertenecen (para las que su empresa
desea obtener el registro de la marca), y pagar las tasas correspondientes.
Algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de los E.E.U.U. y el Canadá)
exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se pre-
sente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé
usar la marca; la vigente normativa española no contiene esta exigencia.
EJEMPLO
Cortesía: GRUPO LECHE PASCUAL
EJEMPLO
Cortesía: MIGUEL TORRES, S.A.
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Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la
oficina de marcas que corresponda.
¿Dónde debe presentarse la solicitud de registro?
Se presenta directamente por el interesado o a través de representante
o de un Agente de la Propiedad Industrial, una solicitud ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en los Centros Regionales de
Información de Propiedad Industrial de las CCAA y Oficinas de Correos
(en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo), o por vía
telemática, mediante una solicitud electrónica, a la que se accede a través
de la página web de la OEPM (www.oepm.es).
Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autónomas, po-
drán ser redactados en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero
tienen que ser acompañados de la correspondiente traducción al caste-
llano que se considerará auténtica en caso de duda entre ambos textos.
Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM
deberán estar redactados en castellano.
En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de regis-
tro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información Gene-
ral (tel.: 902.157.530).
La oficina de marcas
El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro
pero en términos generales comprende las siguientes etapas:
Examen de forma: la oficina de marcas examina la solicitud para asegurar-
se de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo
(es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de
solicitud está debidamente rellenado).
Examen de fondo: en algunos países, la oficina de marcas también exami-
na la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos
(por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que
conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en
conflicto con una marca ya existente).
Publicación e impugnación: en muchos países la marca se publica en un bo-
letín con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. En
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otros países, la marca se publica sólo una vez que ha sido registrada, existiendo
posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.
Registro: una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la
solicitud , se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo
período de validez suele ser de 10 años, renovable indefinidamente por
periodos de igual duración.
Renovación: la marca puede ser renovada indefinidamente pagando las ta-
sas de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de
tiempo establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede
invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con
algunos de ellos.
El procedimiento de concesión en España:
A.- PRESENTACIÓN.- A la solicitud presentada se le otorga día, hora y
minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y que
no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de
presentación son los siguientes:
• Declaración de que se solicita una marca.
• Identificación y firma del solicitante.
• La denominación en que la marca consista o un diseño de la misma si
fuera gráfica o mixta.
• Los productos o servicios a los que se aplicará.
Estos datos mínimos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales
que a tal fin existen en la OEPM y que también pueden obtenerse a través
de su página web: www.oepm.es . La solicitud se deberá acompañar de:
• Justificante del pago de la tasa preceptiva.
• Autorización al representante en el caso de que se hubiera designado
alguno.
B.- EXAMEN DE FORMA.- Recibida la solicitud, el órgano competente exa-
minará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de
presentación; si se ha presentado en los formularios correspondientes y
éstos han sido debidamente cumplimentados; y si el solicitante está legiti-
mado para ser titular de una marca española.
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En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se
comunicarán éstos al solicitante para que los subsane.
C.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE ÉSTA A LOS TI-
TULARES DE DERECHOS ANTERIORES.- Una vez superado el examen de
forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden pú-
blico o a las buenas costumbres. Si la OEPM observará algún defecto de licitud
lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que
considere oportuno. Si no se superara este examen la solicitud será denegada.
Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial, para que toda persona que se conside-
re perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la
marca solicitada.
La OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la
misma puede afectar los derechos de titulares registrales de marcas o nom-
bres comerciales ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando
a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si
desearan formular oposición al registro de la misma.
D.- EXAMEN DE FONDO.- Transcurrido el plazo de presentación de opo-
siciones se examina la solicitud para comprobar si incide en alguno de los
motivos por los que se deniega una solicitud anteriormente señalados. En
el caso de que se hubiera presentado alguna oposición o la marca solicita-
da incurriera en alguna de los citados motivos, se suspende la tramitación,
notificando los reparos y oposiciones presentadas al solicitante para que
formule alegaciones.
E.- CONCESIÓN- DENEGACIÓN.- Si la marca solicitada no incurre en pro-
hibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la
OEPM procede a la concesión de la marca. Asimismo, transcurrido el plazo
fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el solicitante,
se concederá o denegará total o parcialmente el registro, según proceda.
Si la marca hubiera resultado concedida, en la propia resolución de concesión
figurará una dirección URL, desde la cual usted podrá descargarse el título regis-
tro del mismo transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución. No
estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro
de la misma, transcurridos 10 años desde su fecha de solicitud.
F.- DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN.- De acuerdo con la Ley de Marcas,
el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de
marca es de:
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• 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.
• 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.
Estos plazos se computaran desde la fecha de recepción de la solicitud por
la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de marca se conside-
rará concedida por silencio administrativo.
En la práctica, las solicitudes de marcas, desde que son recibidas por la
OEPM, tardan en resolverse entre 6 y 12 meses, según sufran o no algún
suspenso u oposiciones.
¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?
El tiempo requerido para registrar una marca varía considerablemente de
un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo,
entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo.
¿Qué costos entraña la protección de una marca?
Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos
asociados a la creación y el registro de la marca.
• La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca
puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios ex-
ternos para hacerlo.
• Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véa-
se más adelante).
• El proceso de registro acarrea costos que varían en función del núme-
ro de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas
(véase más adelante). La oficina nacional de marcas puede informarle
más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas
en su país.
• Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el regis-
tro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán
bastante tiempo y esfuerzos.
En España la tasa de solicitud es de 146,03 € por la primera clase de pro-
ductos o servicios solicitada y de 94,60 € por la segunda clase y cada una
de la sucesivas (año 2018). Para información actualizada consultar la página
web de la OEPM: www.oepm.es
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¿Cómo se averigua si la marca elegida puede estar en
conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una
búsqueda de marcas?
Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de
que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de
que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por
otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.
Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de mar-
cas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina
nacional de marcas (ya sea gratuitamente o pagando una tasa) o previo
pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual
sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar.
Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es “similar” hasta
el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro
sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente
especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige
la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.
Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene averiguar si su oficina
nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una base
de datos en línea y gratuita de marcas registradas que pueda utilizar para
llevar a cabo una búsqueda preliminar por su cuenta. En el sitio Web de la
OMPI (www.wipo.int) figura una lista de bases de datos sobre marcas.
En España existe un localizador gratuito en la página web de la OEPM
(www.oepm.es), donde es recomendable que se haga una búsqueda (to-
talmente gratuita) una vez elegida la marca que se quiere registrar.
Para efectuar una búsqueda más completa conviene solicitar en la Oficina
Española de Patentes y Marcas un informe para asegurarse de que el signo
está libre. Este informe de búsqueda está sujeto a precio público, que debe
consultar en el Servicio de Información de la OEPM.
Las marcas están agrupadas por “clase” con arreglo a los productos o ser-
vicios que identifican.
Un sistema de clasificación adecuado
La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca
se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar
la marca y agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se entienden las que
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incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar orde-
nadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de
productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases
de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en
las que se piense usarla.
El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de cla-
sificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas
compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11
para servicios (http://www.wipo.int/classifications/nice/es/).
¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo: si su empresa
fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos
correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea distinguir otro tipo
de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma
marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos
de la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase
de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola
solicitud.
¿Es necesario contratar a un agente de marcas para
presentar la solicitud de marca?
Por lo general, la mayoría de los países no exigen la contratación de un
agente de marcas para presentar la solicitud, usted mismo puede cursarla.
Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializa-
do en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del
trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o
clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea
denegada sobre la base de motivos absolutos. Si solicita el registro de una
marca en el extranjero, es posible que le exijan que lo haga por conducto
de un agente de marcas residente en el país en cuestión.
Su oficina de marcas podrá asesorarle respecto a la exigencia de estar represen-
tado por un agente, y facilitarle asimismo una lista oficial de agentes de marcas.
EJEMPLO
Cortesía: BERNARDO ALFAGEME, S.A.
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El secreto está en la marca
En España cualquier persona física o jurídica, puede actuar bien directa-
mente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro represen-
tante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado miembro
de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representados por un
Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la Unión
Europea que actúen por si mismos, deberán designar una dirección postal
en España a efectos de notificaciones o, en lugar de ella, indicar que las
notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro
medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.
¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?
Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las
marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse inde-
finidamente (por lo general, durante períodos consecutivos de 10 años) a
condición de que las tasas de renovación se paguen en el plazo estipulado.
Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntual-
mente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga
teniendo intereses.
En España la marca se concede por diez años desde la fecha de solicitud
y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.
La contratación de servicios externos para crear la
marca
El diseño de una marca es un proceso creativo. En la mayoría de los países,
el creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor so-
bre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca. Por lo
tanto, cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente
que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el
acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el
derecho de autor sobre la marca.
¿Tiene validez internacional la marca registrada en su
país?
Los derechos que confiere una marca se suelen limitar al territorio en el
que fue registrada, por lo que generalmente, el registro de una marca con
validez en un país sólo conferirá derechos en dicho país, a menos que la
marca se considere “notoriamente conocida”. (Más adelante hallará infor-
mación acerca de las marcas notoriamente conocidas).
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El secreto está en la marca
¿Debería considerar la posibilidad de proteger su
marca en el extranjero?
Las principales razones por las que debe registrar la marca en su país son
aplicables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacer-
lo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca
en el extranjero. Los productos exportados que llevan una marca registrada
distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a
la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de
otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.
¿Cómo se registra la marca en el extranjero?
Si ya ha registrado la marca de su empresa en su propio país y posterior-
mente decide exportar los productos o servicios o conceder una licencia de
uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca en
los países en cuestión. Existen tres maneras principales de hacerlo:
La vía nacional: la empresa puede solicitar el registro en las oficinas de
marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la
solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas
estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que para
tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.
La vía regional: si desea solicitar protección en países que formen parte de
un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto
en los territorios de todos los estados miembros, presentando con ese fin
una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas regionales de
marcas son:
• Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial
• Oficina de Marcas del Benelux
• Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea
• Organización Africana de la Propiedad Intelectual
La vía internacional: si el país de origen de su empresa es miembro del
Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en
ese país, puede acogerse al Sistema de Madrid (administrado por la OMPI)
para registrar su marca en los más de 100 países que son miembros del
Sistema.
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El secreto está en la marca
Ventajas del Sistema de Madrid
La principal ventaja que aporta la utilización del Sistema de Madrid es que
el titular de la marca puede registrar su marca en todos los países parte en
el Sistema presentando:
- una única solicitud internacional,
- en un solo idioma,
- y con arreglo a un único conjunto de tasas y plazos.
Una vez hecho esto, el registro internacional se puede mantener y renovar
realizando un solo trámite.
Encontrará más información acerca del registro internacional de marcas en
la oficina nacional de marcas y en la página correspondiente del sitio Web
de la OMPI: (www.wipo.int).
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El secreto está en la marca
Marcas de fábrica
o de comercio
Marcas que indican que un producto ha sido
fabricado por una empresa determinada.
Marcas de servicio
Marcas que indican que un servicio es
suministrado por una empresa determinada.
Marcas colectivas
En España la marca colectiva es aquélla que sirve
para distinguir en el mercado los productos o
servicios de los miembros de una asociación de
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios.
El titular de esta marca es dicha asociación.
Marcas de
garantía
En España la marca de garantía es aquella que
garantiza o certifica que los productos o servicios
a que se aplica cumplen unos requisitos comunes,
en especial, en lo concerniente a su calidad,
componentes, origen geográfico, condiciones
técnicas, modo de elaboración del producto, etc.
Esta marca no puede ser utilizada por su titular,
sino por terceros a quien el mismo autorice, tras
controlar y evaluar que los productos o servicios
de este tercero cumplen los requisitos que dicha
marca garantiza o certifica.
No podrán solicitar marcas de garantía quienes
fabriquen o comercialicen productos o servicios
idénticos o similares a aquellos para los que fuera
a registrarse la citada marca.
Marcas
notoriamente
conocidas
En España se entiende por marca o nombre
comercial notorios los que, por su volumen de
ventas, duración, intensidad o alcance geográfico
de su uso, valoración o prestigio alcanzado en
el mercado o por cualquier otra causa, sean
generalmente conocidos por el sector pertinente
del público al que se destinan los productos,
servicios o actividades que distinguen dicha
marca o nombre comercial. Este tipo de marcas
o nombres comerciales tiene una protección
reforzada cuando están registrados.
Marcas
renombradas
En España se entiende por marca o nombre
comercial renombrados los que son conocidos
por el público en general, se considerará que
los mismos son renombrados y el alcance de
la protección se extenderá a cualquier género
de productos, servicios o actividades. . Este tipo
de marcas o nombres comerciales tiene una
protección reforzada cuando están registrados.
3. Tipos de marcas
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El secreto está en la marca
¿Qué es una marca de servicio?
La marca de servicio es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o
de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen
los productos de una empresa de los de las demás, y las marcas de servi-
cio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios
pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, pu-
blicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, reno-
varse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con
sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.
¿Qué son las marcas colectivas?
Los titulares de las marcas colectivas generalmente son asociaciones o coo-
perativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para
distinguir sus productos o servicios. La asociación establece criterios que
rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y ofre-
ce a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de
cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora
de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas
que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reco-
nozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.
Ejemplo: la marca colectiva Mazapán de Toledo Consejo Regulador es uti-
lizada por los 20 productores acogidos al Consejo Regulador afincados en
la Provincia de Toledo y garantiza al consumidor la compra de productos
elaborados de forma artesanal tradicional.
EJEMPLO
Cortesía: UNIÓN FENOSA, S.A.
EJEMPLO
Cortesía: CONSEJO REGULADOR
DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
PROTEGIDA MAZAPÁN DE TOLEDO
Cortesía: BARCELÓ CORP.
EMPRESARIAL, S.A.
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El secreto está en la marca
¿Qué son las marcas de garantía?
En España la marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que los
productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en
especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico,
condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca
no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo au-
torice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero
cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.
No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a
registrarse la citada marca.
Ejemplo: El Símbolo Madrid Excelente es la marca de garantía de calidad
de la Comunidad de Madrid gestionada por la empresa pública, Madrid Ex-
celente S.A. El logotipo de Madrid Excelente, es el símbolo que denota que
las organizaciones empresariales licenciatarias de dicha marca, superan
los niveles de excelencia y calidad en la gestión fijados por la Comunidad
de Madrid. Están registradas más de 140 organizaciones radicadas en la
Comunidad de Madrid representantes de los sectores empresariales mas
relevantes.
¿Qué son las marcas notoriamente conocidas?
Las “marcas notoriamente conocidas” son aquéllas que las autoridades
competentes de un país consideran muy conocidas. Por lo general, las
marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Por ejem-
plo, en algunos territorios pueden estar protegidas aunque no estén
registradas (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las
marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas
tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan
en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas
suelen estar protegidas contra la utilización de toda marca similar, inclu-
so si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando
EJEMPLO
Cortesía: MADRID EXCELENTE S.A.
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El secreto está en la marca
se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa protección
reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación
de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen
su reputación o renombre.
En España se entiende por marca notoriamente conocida la que, por
su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su
uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra
causa, sean generalmente conocida por el sector pertinente del públi-
co al que se destinan los productos o los servicios. Si la marca notoria
no está registrada en España su titular podrá formular oposición contra
solicitudes posteriores que considere incompatibles e inclusive podrá
entablar acciones judiciales contra posibles infractores. Si estuviera re-
gistrada gozará de todos los derechos que la legislación otorga al titular
de una marca., pero además podrá impedir el acceso al registro a mar-
cas destinadas a distinguir productos o servicios o de naturaleza tanto
más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca
o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en
otros sectores relacionados. Lo mismo resulta aplicable a los nombres
comerciales notorios.
En España las marcas renombradas son aquellas que son conocidas por el
público en general, y el alcance de la protección, cuando estén registradas.
se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Lo
mismo resulta aplicable a los nombres comerciales renombrados.
Ejemplo: F.C. BARCELONA es una marca famosa de club de fútbol y
se beneficiará automáticamente de protección en aquellos países donde
las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y don-
de la marca sea muy conocida en lo que respecta a clubes de fútbol.
Esta protección también sería aplicable a productos y servicios que no
guarden relación alguna con el fútbol. Es decir, si otra empresa deci-
diera comercializar productos tan dispares como camisetas o gafas de
sol usando la marca F.C BARCELONA debería obtener la autorización de
F.C BARCELONA o correría el riesgo de ser demandada por infringir los
derechos de marca.
EJEMPLO
Cortesía: F.C. BARCELONA
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El secreto está en la marca
¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?
Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero algunos países
no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso
(como es el caso de los Estados Unidos de América). Además, en la ma-
yoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un
determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años),
podrá ser eliminada del registro de marcas.
En España es posible solicitar una marca sin haberla usado, pero el titular
de la marca una vez concedida tiene la obligación de usarla, de forma
que, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación
de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y
real en España para los productos o servicios para los cuales esté registra-
da, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido
de cinco años, la marca podrá ser caducada a instancia de un tercero
ante los Tribunales de Justicia, a menos que existan causas justificativas
de la falta de uso.
¿TM o ®?
El uso de ®, MR, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca
no es obligatorio y generalmente no aporta mayor protección jurídica. Sin
embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una
marca y prevenir así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos
® o MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM
denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces en
algunos países para las marcas de servicio.
¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?
Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegú-
rese de que sea utilizada conforme a cómo fue registrada. Es importante
que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de
la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar el uso
de verbos o sustantivos en la marca para impedir que los consumidores
perciban la marca como un término genérico.
4. Uso de la marca
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El secreto está en la marca
¿Puede utilizar la empresa la misma marca para
productos diferentes?
Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de
una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de
su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus
productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez
que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de
productos.
Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nue-
vo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin
embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con
el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese
producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños,
adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea
de productos. Muchas empresas optan por usar una marca nueva con-
juntamente con una marca existente, por ejemplo, la empresa Panrico de
panadería y bollería, elabora más de 250 productos utilizando diferentes
marcas, entre ellas, Bollycao.
Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción
elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las
clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.
¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca
en Internet?
El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica
cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos.
Uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los
derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca sólo está
protegida en el país o región donde se registre o utilice), mientras que el
alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir
conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas
EJEMPLO
Cortesía: PANRICO, S.A.
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El secreto está en la marca
idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación
en este campo aún está en fase de elaboración y cabe la posibilidad de que
ese asunto no se trate de la misma manera en todos los países.
http://www.oepm.es
¿Qué son los nombres de dominio y qué relación
guardan con las marcas?
El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un gran
problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que ha-
bitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de
dominio “oepm.es” se usa para localizar el sitio Web de la OEPM en la
dirección www.oepm.es. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio
han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a me-
nudo entran en conflicto con las marcas.
Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio que
no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca notoriamente
conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales conside-
ran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona
como nombre de dominio, actividad que popularmente se conoce por
ocupación ilegal del ciberespacio o “ciberocupación”. Si esto sucede, su
empresa podría verse obligada no sólo a transferir o invalidar el nombre
de dominio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una
multa elevada.
Para averiguar si una marca ya está protegida, puede ponerse en contacto
directamente con las oficinas de marcas nacionales o regionales, muchas
de las cuales cuentan con bases de datos sobre marcas que pueden con-
sultarse por Internet. En la dirección: www.wipo.int del sitio Web de la
OMPI figura una lista de dichas bases de datos.
Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre
de dominio o es objeto de “ciberocupación” por otro individuo o empresa,
podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que
se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al
conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para
la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitién-
dose a la dirección http://www.wipo.int/amc/es/domains/. En esa página
de la OMPI figura una demanda tipo, así como un índice jurídico de los
miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han
sido resueltos.
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El secreto está en la marca
¿Pueden concederse licencias sobre la marca a otras
empresas?
Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal caso, el
titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más
empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de re-
galías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse
en el acuerdo oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el
licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a
fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.
En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el mar-
co de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los
acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos
de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializa-
dos y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.
¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia y
las marcas?
Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la conce-
sión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado
de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la fran-
quicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia so-
bre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un
tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone
su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor,
programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de
normas y a cambio de una compensación o de regalías.
Ejemplo: un restaurante especializado en vinos y cocina mediterránea
opera bajo la marca registrada ENTRETAPAS Y VINOS. Sus establecimien-
tos se caracterizan por una atmósfera de sencillez minimalista en la que se
degustan una gran variedad de vinos de nuestro país y tapas basadas en la
cocina mediterránea. Su capacidad de mejora, de formación, la innovación
y la constante investigación del mercado han hecho que Entretapas y Vinos
se sitúe como una de las marcas de restauración de mayor crecimiento en
régimen de franquicia. Cuenta además con una importante experiencia en
el reclutamiento, la selección y formación de franquiciados cualificados.
EJEMPLO
Cortesía: GRUPO DE
FRANQUICIAS HOSTELERAS
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El secreto está en la marca
¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión de la
marca de la empresa a una tercera?
Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual
sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca puede
exigirse el depósito de una copia del acuerdo, o de partes del mismo, en
la oficina de marcas.
En España para que la cesión o venta de la marca surta efectos frente a
terceros deberá inscribirse en la OEPM. Para la inscripción de la cesión podrá
aportarse alguno de estos documentos:
a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación
de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de
otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el
contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular
como por el nuevo propietario. Estos impresos pueden obtenerse en la
página web de la OEPM www.oepm.es
¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve
que sea, que se realice en la marca?
Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, han cambiado lige-
ramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen
de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Dado que
las marcas no pueden modificarse a lo largo de su vida y puesto que se
puede hacer preciso adaptarlas a nuevos tiempos, será necesario efectuar
una nueva solicitud que incluya los nuevos elementos o variaciones.
EJEMPLO
COLA CAO
®
Cortesía: NUTREXPA, S.A.
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El secreto está en la marca
¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso no
autorizado de su marca por terceros?
Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respe-
ten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular
de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y
decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.
Si considera que se han infringido los derechos que dimanan de su marca,
conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogado especializado en
cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las op-
ciones que existen en su país y, en principio, también en los países vecinos,
para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así
como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.
Frente a una violación de los derechos que confiere su marca, puede em-
pezar por enviar una carta (comúnmente denominada “intimación a cesar
en la práctica”) al presunto infractor, informándole de la posible existencia
de un conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite la ayuda de
un abogado especializado en cuestiones de marcas.
Si su empresa considera que la infracción ha sido deliberada y tiene co-
nocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, quizá
convenga actuar por sorpresa y obtener, con ayuda de un abogado espe-
cializado en cuestiones de marcas, una orden de entrada, registro e incau-
tación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía)
que le permitirá irrumpir sin previo aviso en los locales de la empresa o
persona presuntamente infractora.
Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informarle sobre la
identidad de las personas involucradas en la producción y distribución de
los productos y servicios objeto de la infracción, así como de sus canales de
distribución. Una eficaz medida de disuasión contra las infracciones consis-
te en que las autoridades judiciales, previa petición de su empresa, orde-
nen que los productos y materiales infractores sean destruidos o apartados
de los circuitos comerciales sin percibir indemnización alguna a cambio.
Con objeto de impedir la importación de productos de marca falsificados,
en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden acogerse
5. Cómo hacer valer los derechos
sobre una marca
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El secreto está en la marca
los titulares de marcas por conducto de las autoridades aduaneras naciona-
les. Como titular de una marca, su empresa puede solicitar la ayuda de las
autoridades aduaneras en la frontera, es decir, antes de que los productos
falsificados sean distribuidos en el país en cuestión. La asistencia prestada por
las autoridades aduaneras generalmente requiere el pago de tasas.
En la página Web de la OEPM (www.oepm.es) existe una sección dedi-
cada a la usurpación de derechos de propiedad industrial (stopfalsificacio-
nes) con amplia información acerca del problema, información sobre el
modo de operar, legislación, medidas para combatirla, etc.
En algunos casos, las infracciones pueden tratarse recurriendo a la media-
ción o el arbitraje. El arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento
menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y
además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo
arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes siguen muy
de cerca el proceso de solución del litigio, lo que puede contribuir a man-
tener buenas relaciones comerciales con la parte infractora por si se desea
establecer una colaboración en el futuro. Para más información sobre el
procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio Web del Centro de
Arbitraje y Mediación de la OMPI en http://www.wipo.int/amc/es
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El secreto está en la marca
En España:
Oficina Española de Patentes y Marcas: www.oepm.es
Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
www.andema.es
Foro de Marcas Renombradas www.marcasrenombradas.com
Acerca de otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual desde la
perspectiva de las empresas:
www.wipo.int/sme/es/
Sobre las marcas en general:
www.oepm.es
“Acerca de la Propiedad Intelectual” en el sitio Web de la OMPI:
www.wipo.int/about-ip/es/
Asociación Internacional de Marcas: www.inta.org
En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista
de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está
disponible en:
www.wipo.int
www.oepm.es
Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.oepm.es
www.wipo.int/madrid/es
Para consultar una lista de bases de datos en línea sobre las marcas que
mantienen las oficinas de propiedad industrial:
www.wipo.int
Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el
registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:
www.wipo.int/classifications/es/
Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las mar-
cas en virtud del Acuerdo de Viena:
www.wipo.int/classifications/es/
Sitios web útiles
que ofrecen
información
adicional
35
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El secreto está en la marca
Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio:
www.red.es
www.icann.org
www.wipo.int
Respecto a los procedimientos alternativos de solución de controversias en
materia de nombres de dominio:
www.wipo.int/amc/es/domains/
Lo atractivo está en la forma
Introducción a los diseños industriales
dirigida a las pequeñas y medianas empresas
GUÍAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PYMES
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid
Tel.: 902 157 530 - Fax. 913 495 597
informacion@oepm.es - www.oepm.es
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
GOBIERNO
