Modificaciones Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (III)

Como ya se anunció en anteriores números de esta revista InfoPi, continuamos con nuestras píldoras informativas sobre las modificaciones de varias Reglas del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante, PCT) que entrarán en vigor el próximo 1 de julio de 2020.

Os recordamos que las modificaciones se pueden clasificar en los siguientes grupos:

1. Salvaguardia en caso de interrupciones que afecten a las Oficinas (Regla 82quater)
2. Correcciones y adiciones de indicaciones en virtud de la Regla 4.11 (Regla 26quater)
3. Elementos y partes de las solicitudes internacionales presentados por error (Reglas 4, 12, 20, 40bis, 55 y 82ter)
4. Transferencia de tasas PCT (Reglas 15, 16, 57 y 96)
5. Disponibilidad del expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional (Reglas 71 y 94)

En el presente InfoPI nos centraremos en el tercer punto.

3. Elementos y partes de las solicitudes internacionales presentados por error.

Se modifica el Reglamento del PCT de manera que permitirá al solicitante, en circunstancias muy limitadas y excepcionales, sustituir las reivindicaciones y/o la descripción de una solicitud internacional presentadas por error (o una parte de ellas, o los dibujos presentados por error) por la versión “correcta” equivalente de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos (o una parte de ellos) contenida en la solicitud de prioridad.

La nueva Regla 20.5bis abarca tres casos hipotéticos diferentes:

1. la presentación de elementos o partes correctos, a más tardar, en la fecha en que se cumplen todos los requisitos relativos a la fecha de presentación (esto es, a más tardar en la fecha en que puede otorgarse una fecha de presentación internacional a una supuesta solicitud internacional); en tal caso, los elementos o las partes presentados por error se suprimirían de la solicitud, los elementos o las partes correctos se incluirían en la solicitud, y a la solicitud internacional se le otorgaría como fecha de presentación internacional la fecha en que se cumplen todos los requisitos relativos a la fecha de presentación (en la fecha en que se hayan recibido los elementos o las partes correctos, o posteriormente) (nueva Regla 20.5bis.b));
2. la entrega de elementos o partes correctos después de la fecha en que se cumplen todos los requisitos relativos a la fecha de presentación (esto es, después de que la fecha de presentación internacional haya sido otorgada a la solicitud internacional); en tal caso, los elementos o las partes de la solicitud presentados por error se suprimirían de la solicitud; los elementos o las partes correctos se incluirían en la solicitud, y la fecha de presentación internacional se corregiría a la fecha (posterior) en que se hayan recibido los elementos o las partes correctos (nueva regla 20.5bis.c)); al igual que en los casos de partes omitidas, el solicitante podrá pedir que los elementos o las partes correctos no sean tenidos en cuenta (a fin de mantener la fecha de presentación inicial) (nueva Regla 20.5e));
3. la incorporación válida por referencia de elementos o partes correctos contenidos en una solicitud anterior; en tal caso, se consideraría que los elementos o las partes correctos han sido incluidos en la supuesta solicitud internacional en la fecha en que la Oficina receptora haya recibido inicialmente uno o varios elementos de la solicitud, y la Oficina receptora otorgaría como fecha de presentación internacional la fecha en que estén cumplidos todos los requisitos relativos a la fecha de presentación; los elementos o las partes presentados por error seguirían constando en la solicitud internacional, además de los elementos o las partes “correctos” incorporados por referencia, puesto que la Oficina designada que hubiera presentado una “notificación de incompatibilidad” con respecto a la incorporación por referencia de elementos o partes correctos no reconocería dicha incorporación, y la solicitud internacional tendría que tramitarse ante dicha Oficina como se presentó inicialmente, esto es, con los elementos o las partes presentados por error (nueva Regla 20.5d)).

Además, se modifica lo siguiente:

1. la Regla 20.5 a fin de aclarar que dicha Regla solo se aplica a la entrega de partes de una solicitud que se hayan omitido “verdaderamente”, pero no a la entrega de elementos o partes correctos en el caso de elementos o partes presentados por error;
2. se ofrece a las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas la posibilidad de presentar una notificación de incompatibilidad de las disposiciones relativas a la incorporación por referencia de elementos o partes “correctos” en el caso de elementos o partes presentados por error, siempre que se invite a los Estados miembros a que adopten, además, unas pautas conforme a las cuales las Oficinas receptoras que presenten esa notificación de incompatibilidad aceptarán toda petición del solicitante para que, en virtud de la Regla 19.4.a)iii), se transmita a la Oficina Internacional toda solicitud con respecto a la cual el solicitante haya confirmado la incorporación de elementos o partes correctos, en el caso de elementos o partes presentados por error;
3. cuando la incorporación por referencia de elementos o partes correctos en el caso de elementos o partes presentados por error se notifica a la Administración encargada de la búsqueda internacional únicamente después de que esta haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional, permitir que dicha Administración cobre una tasa de búsqueda adicional (por la cuantía que determine la Administración, pero en todo caso inferior a la tasa de búsqueda); en aras del equilibrio entre la entrega de las partes que hayan sido omitidas “verdaderamente” y de los elementos o partes correctos, se propone además que la misma disposición se aplique a los casos en que la incorporación por referencia de una parte omitida “verdaderamente” se haya notificado a la Administración únicamente cuando esta ya haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional.

No obstante, teniendo en cuenta que esta nueva Regla del PCT es incompatible con la legislación nacional, en particular, con los artículos 24 de la Ley de Patentes y 19 del Reglamento de Patentes, no se aplicará la misma en España.

Más información:

https://www.wipo.int/pct/es/