RD-Ley de marcas, ya en vigor

Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436

En respuesta a la evolución de los mercados, tanto la Unión Europea como los Estados miembros están dando pasos adelante en la regulación de las marcas. En este sentido, a nivel nacional se ha aprobado recientemente el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Gran parte de las normas impuestas ahora por la nueva Directiva ya habían sido incorporadas al derecho español por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; sin embargo, hay ciertos aspectos en que la citada ley española ha debido modificarse. La entrada en vigor de esta nueva versión de la Ley 17/2001 se produjo el pasado 14 de enero de 2019, fecha en que finalizó el plazo de transposición fijado por la Unión Europea.

En cuanto a las novedades más significativas que ha introducido el presente Real Decreto-Ley, cabe destacar las siguientes:

• Legitimación para solicitar el registro: Podrá solicitar una marca o nombre comercial cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.
• Representación del signo distintivo: La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. Con la intención de adaptarse a la evolución tecnológica presente y futura, el nuevo Real Decreto-Ley sólo exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas sin especificarse el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Para más información sobre este punto, pueden consultarse los siguientes documentos:
  - Resolución de 9 de enero del Director de la OEPM
  - Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas (Europeantmdn)
• Nueva redacción de las prohibiciones absolutas (recogidas en el artículo 5 de la Ley 17/2001 de Marcas):
  - Se amplía el alcance de la prohibición del apartado e al redactarse del siguiente modo “No podrán registrarse como marca los... signos ... constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.
  - Se sistematizan adecuadamente las prohibiciones relacionadas con la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.
• Marcas renombradas: Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión.
• Regulación de las causas de nulidad y caducidad: Se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad por vía judicial a través de la demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.
• Prueba de uso en el marco de la oposición al registro: Entrará en vigor sólo respecto a aquellas solicitudes de registro presentadas a partir de la entrada en vigor de la norma que desarrolle reglamentariamente la tramitación de la prueba de uso.

En respuesta a estas modificaciones normativas se han realizado los correspondientes cambios en el trámite de Solicitudes de Marcas y Nombres Comerciales que se ven reflejados tanto en la solicitud electrónica como en el formulario en papel. A efectos de distinguir las solicitudes presentadas bajo la nueva legislación se ha iniciado una nueva numeración que comienza con el número 4000000 para marcas y 400000 para nombres comerciales.