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Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Ante as consultas que vén recibindo a Oficina Española de Patentes e Marcas por parte de diversos titulares ou solicitantes de marcas e en relación cun scrito/carta de pagamento de determinadas sociedades que solicitan ingresos pola inclusión da súa marca en Rexistros ou Publicacións das Marcas Protexidas e dado que os receptores destas comunicacións veñen interpretando que esta carta ten algunha relación coa OEPM asimilándoa a un pagamento de taxa de rexistro, de renovación ou de publicación para o mantemento da súa marca.

A Oficina Española de Patentes e Marcas informa:

- Que o Organismo competente para a protección e o rexistro de marcas en España é a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM).

- Calquera comunicación da Oficina Española de Patentes e Marcas efectúase sempre mediante documento debidamente identificado co escudo institucional, nome do Departamento Ministerial ao que se encontra adscrita (Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) e logo e denominación oficial da OEPM.

- Que non existe ningunha vinculación entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e esas sociedades, polo que calquera pagamento efectuado ás devanditas asociacións non terá ningún efecto ante a OEPM nin suporá ningunha protección, nin adicional á que se outorga en virtude do rexistro ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.

- Os interesados deben estudar coidadosamente os documentos que se lles remitisen neste sentido antes de efectuar ningún pagamento, para os efectos de garantir que contratan produtos ou servizos do seu interese.

Os dereitos de Propiedade Industrial son territoriais, o que significa que só se ten a protección no territorio do país ou países nos que se rexistrase.

Para protexer os dereitos de Propiedade Industrial no estranxeiro sería necesario ir a cada un dos países onde se quere obter a protección. Existen acordos e tratados internacionais que facilitan as solicitudes e as concesións de dereitos de Propiedade Industrial con efectos a nivel comunitario ou internacional:

- Marca de la UE

- Marca internacional

- Patente europea

- Solicitude de Patente Internacional PCT

- Deseños Comunitarios

- Deseños Internacionais

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización los países europeos se reúnen para la creación de normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se conoce como el CONVENIO DE LA UNION DE PARIS (CUP), en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la Propiedad Industrial, como son el de Territorialidad y el de Prioridad.

El principio de Territorialidad supone que no existan derechos de Propiedad Industrial “mundiales”, es decir, cada país es el responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigirá lo que su legislación establezca. Uno de los requisitos exigidos de manera general en todos los países es el de “novedad”.

Ello supone que si, por ejemplo, una empresa inicia los trámites de solicitud en España una patente el 23 de octubre 2020, y posteriormente decide extender su protección solicitándolo en un segundo país, Estados Unidos, en ese país le podrían indicar, al momento de examinar los requisitos de patentabilidad que su solicitud de patente carece de “novedad” puesto que ya hay una solicitud en otro país (España) sobre la misma invención.

A los efectos de evitar los problemas de novedad en aquellos derechos que posteriormente pretenden extenderse a otros países, habida cuenta de la territorialidad indicada, surge la figura del derecho de prioridad.

De esta forma, se estableció la posibilidad de que toda presentación de solicitud relativa a un derecho de propiedad industrial (ya sea patente, modelo de utilidad, marca, nombre comercial o diseño) que hubiera sido depositada en un país miembro del Convenio (CUP) diera lugar a una nueva figura conocida como Derecho de Prioridad.

En la práctica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo durante el cual, tras una primera presentación de solicitud en un país miembro del CUP, es posible (bajo la obligación de cumplir determinados requisitos y plazos) extender su protección a otros países, a través de la ficción jurídica de su presentación en la fecha en que tuvo lugar el primer depósito. Con ello se evita que un primer depósito, obstaculice posteriores extensiones a otros países, teniendo en cuenta la territorialidad anteriormente referenciada.

El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de Propiedad Industrial con la que nos encontremos:

  • 12 meses para Patentes y modelos de utilidad
  • 6 meses para Marcas y Diseños Industriales

Este plazo se aplica a partir de la fecha de solicitud inicial.

En el caso planteado, teniendo en cuenta que la presentación de la “patente” tuvo lugar el 23 de octubre del 2020, se dispondría hasta el 23 de octubre del 2021 para realizar la solicitud en Estados Unidos o cualquier otro país miembro del CUP.

Si este plazo se sobrepasa y se hace la solicitud de patente después del 23 de octubre de 2021, (sin perjuicio de la posibilidad de restablecer el derecho de prioridad de patente bajo el cumplimiento de determinados requisitos) como regla general, no se podría reivindicar el derecho de prioridad y a efectos prácticos la solicitud de patente en Estados Unidos no cumpliría el requisito de novedad, a pesar de ser la misma invención del mismo titular.

A raíz de la adopción del Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994., se benefician del Derecho de prioridad los nacionales de los países miembros de la OMC.

Dado que las leyes de Propiedad Industrial establecen el requisito de “novedad” para invenciones, ya sean Patentes o Modelos de Utilidad, si se exhibe en una exposición oficial una invención y posteriormente se presenta una solicitud de Patente o Modelo de Utilidad podría denegarse su concesión por falta de novedad.

Las legislaciones española y europea establecen como excepción la divulgación en exposiciones “oficialmente reconocidas” durante los 6 meses anteriores a una solicitud de Patente o Modelo de Utilidad (6 meses anteriores a la fecha de presentación). En ese caso puede solicitarse un certificado oficial que después se presentará junto con la solicitud del correspondiente derecho de Propiedad Industrial, y que impedirá que se pueda alegar esta falta de novedad.

Sin embargo, la definición de “exposición oficial” no está armonizada en los distintos países/ regiones. Según el artículo 7 de la Ley de Patentes y el artículo 55.b del Convenio de la Patente Europea solo se reconocen las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. El número de ferias y exposiciones oficiales reconocidas tanto por la OEPM como por la Oficina Europea de Patentes es, por tanto, muy limitado. La Oficina Europea de Patentes publica anualmente en el número 4 de su Revista Oficial un listado con dichas exposiciones.

Por tanto, si se desea extender la protección al exterior y debido a los factores anteriormente expuestos no es recomendable la exhibición de la invención en una feria previamente a la presentación de la solicitud.