El riesgo de confusión

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas. La diferencia sustancial estriba en que las absolutas derivan ‘per se’ del signo constitutivo, sin necesidad de ningún tipo de comparación con registros o derechos anteriores, es decir, derivan directamente de la Ley.

Respecto a las relativas, éstas afectan a signos que en sí mismos podrían ser registrados en un análisis que sólo tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley de manera general, sin considerar los acontecimientos registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca.

Esos signos que superan el examen de las prohibiciones absolutas deben pasar un segundo filtro en las relativas que atienden a su registrabilidad en función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea una marca registrada prioritaria, una marca renombrada, el nombre civil, etc.

En este segundo marco es donde se encuadra el riesgo de confusión. El titular de una marca pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, por tanto, una vez que adquiere derechos marcarios es necesario garantizar su protección, y la de los consumidores, mediante la comparación de las solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión.

El artículo 6 de la Ley de Marcas dice que “no podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

Por tanto, en el caso de doble identidad de los signos y en su ámbito aplicativo, el apartado a) no requiere la concurrencia del riesgo de confusión. Más exactamente podemos decir que no requiere al operador jurídico la valoración de si se plantea en el caso concreto el riesgo de confusión o no, sino que este se produce necesariamente en todos los casos en que concurra la doble identidad antes mencionada.

Necesidad de interpretar el concepto
Ante una situación en la que sea necesario interpretar el concepto de ‘identidad’ expuesto en el mencionado art. 6.1.a) cabe acudir, junto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (p.ej. reciente sentencia de 25/02/2010 caso marcas Hidalgo), a los criterios expuestos en la sentencia del Tribunal de Justicia asunto C-291/00, Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, en la que se interpreta que “(...) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”.

En este sentido, una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan acumulativamente las dos condiciones siguientes:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos. A la hora de aquilatar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los enunciados de productos sin otorgar una amplitud desmesurada a los enunciados aplicativos examinados.

Superado el test inicial de la hipotética identidad doble entre los signos, El apartado b) antes mencionado requiere de una valoración jurídica más compleja en su aplicación al estar presentes tres conceptos jurídicos indeterminados:

• La semejanza entre los signos.
• La similitud de los productos o servicios.
• La existencia de un riesgo de confusión en el público.

Estos tres elementos han de concurrir de forma conjunta en una marca para la aplicación del articulo 6.1 b).

Para más información, pinchar aquí.

www.oepm.es

Aviso de fraude Acuerdo de cooperación OEP-OEPM para el desarrollo de la PI en Latinoamérica El riesgo de confusión Exposición 200 Años de Patentes (VI). Galería de Inventos cotidianos