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Preguntas frecuentes marcas y nombres comerciales

Es frecuente que las empresas elijan una denominación y la protejan como marca, nombre comercial, denominación social y nombre de dominio para concentrar sus esfuerzos y sus inversiones publicitarias.

Pueden coexistir registralmente marcas y nombres comerciales idénticos o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, siempre que excluyan el riesgo de error o confusión. No es posible la inscripción de una denominación social idéntica a otra anteriormente inscrita, aunque sus actividades mercantiles sean distintas. No es posible tampoco la inscripción de un nombre de dominio coincidente con otro anteriormente inscrito, sea cual sea la actividad que vaya a desarrollarse con uno y otro.

Las marcas y nombres comerciales se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las denominaciones sociales en el Registro Mercantil Central y los nombres de dominio bajo el ".es" en la Entidad Pública Empresarial Red.es, donde existe la Dirección de Dominios de Internet, conocida como ESNIC. Existen, por tanto, TRES REGISTROS DIFERENTES para la inscripción de estos signos identificativos con relevancia para la empresa.

El registro de nombres de dominio se rige por su propia legislación nacional e internacional (en función del tipo de dominio) y no es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los conflictos que entre ambas modalidades pudieran surgir deben dirimirse ante Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales.

Información genérica sobre la cuestión (extraído de la página del Registro de la Propiedad Intelectual):

¿CÓMO SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO?

Reviste trascendencia la prioridad temporal del signo correspondiente

A) Marca o nombre comercial prioritario en el tiempo: el titular registral puede iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia frente al que haya adoptado posteriormente ese mismo nombre u otro confundible como denominación social para actividades mercantiles iguales o similares, solicitando, entre otras medidas, el cese por parte de la sociedad demandada en la utilización de ese distintivo (art. 34.3.d de la Ley de Marcas) y la modificación de su denominación social. Además los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de la Ley de Marcas, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial (Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas).

Frente a quien utilice ese distintivo como nombre de dominio, junto a la posibilidad de acudir los Tribunales de Justicia (art. 34.3.f Ley de Marcas), puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificación y cancelación ante Red.es si el nombre de dominio en cuestión incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto.

B) Denominación social anterior: una entidad que tenga debidamente inscrita su denominación social podrá oponerse en vía administrativa frente a toda pretensión por parte de un tercero de inscripción de su denominación social como marca o como nombre comercial si concurren los requisitos establecidos en el art. 9.1.d. de la Ley de Marcas e igualmente podrá acudir a los Tribunales de Justicia para solicitar la nulidad de dicha inscripción. También podrá hacer valer sus derechos frente a quien inscriba su denominación social como nombre de dominio en los términos descritos en el apartado A).

C) Nombre de dominio anterior: quien tenga su nombre de dominio debidamente inscrito podrá acudir ante los Tribunales de Justicia frente quien inscriba ese nombre como marca, nombre comercial o denominación social, invocando la legislación sobre competencia desleal, la existencia de mala fe (art. 51.1.b Ley de Marcas) y cualesquiera otros motivos en que funde su derecho. Este tipo de acciones judiciales reviste especial dificultad.
 

Existen diversas clasificaciones según el parámetro que se siga en cada caso. Cabe destacar:

A) Según si existe una finalidad específica asociada a la general de diferenciar productos y servicios:

  • De productos y servicios: individualizan productos y servicios respectivamente. También se conocen como marcas individuales.
  • Colectivas: es aquella que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación
  • De garantía: certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

B) Según el formato del signo que se protege:

  • DENOMINATIVA: es la que está formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
  • FIGURATIVA: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
  • TRIDIMENSIONAL: son aquellas marcas que consisten en  una forma tridimensional.
  • DE POSICIÓN: son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
  • PATRÓN: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
  • COLOR: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
  • SONORA: son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
  • MOVIMIENTO: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
  • MULTIMEDIA: son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido.
  • HOLOGRAMA: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas.
  • OTROS: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

Cuando se solicita una marca o nombre comercial es preciso indicar los productos y/o servicios o actividades que quieren ser protegidos con este signo distintivo.

Para ello existe la Clasificación internacional de Niza, que está compuesta por 45 clases cada una de las cuales agrupa un conjunto de servicios o productos que están relacionados. Asimismo a nivel europeo existe la clasificación armonizada de productos y servicios, repositorio de términos clasificatorios validados y utilizados por todas las oficinas de la UE, incluyendo la EUIPO.