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Según la Ley de Patentes si se presentara una solicitud de patente con prioridad de un depósito previo que implicara adición de materia, dicha materia, en todo caso, habría de estar relacionada con lo reivindicado inicialmente a fin de cumplir el requisito de unidad de invención. Por ese motivo no existiría impedimento legal para presentar la solicitud de patente europea ante la OEP o la solicitud internacional PCT en otra Oficina receptora competente siempre y cuando la primera solicitud no hubiera sido declarada secreta y hubiera transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud prioritaria de patente.
Para poder realizar la primera presentación de una patente en el extranjero (en el caso de una invención realizada en España), será necesario recabar previamente una autorización de la OEPM.
A tal propósito, conforme al apartado 2 del art. 50 RP para evaluar si la invención interesa a la defensa nacional y, en consecuencia, poder autorizar una primera presentación en el extranjero, es necesario que el solicitante aporte una copia de la solicitud con reivindicaciones, descripción y dibujos, tal y como pretende presentarla en el extranjero y que, además, aporte la traducción al español de toda la documentación. La petición de autorización (rellenando el formulario disponible) y la documentación aneja pueden presentarse por cualquiera de los medios aceptados por esta Oficina para la presentación de solicitudes. La documentación indicada podrá igualmente presentarse en condiciones de secreto por correo electrónico dirigido personalmente a los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas acreditados para su tramitación. Por ese motivo se aconseja contactar telefónicamente con carácter previo.
En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación en España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la OEPM autorizará la presentación de la solicitud en el extranjero y así se lo comunicará al solicitante en el plazo máximo de 1 mes. En este sentido, la autorización se entiende concedida ante la ausencia de comunicación. El plazo de silencio del art. 115 LP sólo aplica para el supuesto de que la invención no interese a la Defensa Nacional.
En el supuesto de que la OEPM considerara que la invención pudiera ser de interés a la defensa nacional denegará, en dicho plazo de un mes, la autorización a presentar la solicitud en el extranjero. Ello no obstante, se concederá la autorización si el solicitante aportara una autorización expresa del Ministerio de Defensa.
El art. 75.2 del Convenio de la Patente Europea (CPE) permite a los Estados contratantes exigir la presentación de las solicitudes de patentes europeas ante la oficina nacional. Continúa diciendo el art. 77 (en conjunción con la Regla 37 del Reglamento de ejecución del Convenio) que el plazo para transmitir la solicitud de patente europea a la oficina Europea de Patentes será de:
a) seis semanas a partir de la fecha de la presentación, cuando sea evidente que el objeto de la solicitud no puede acogerse al secreto con arreglo a la legislación nacional; o
b) cuatro meses a partir de la fecha de su presentación o, en caso de haberse reivindicado la prioridad, en el plazo de catorce meses a partir de la fecha de prioridad, cuando sea necesario examinar si el objeto de la solicitud puede acogerse al secreto.
Por este motivo, la solicitud de patente europea cuya invención haya sido realizada en España debe presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para someterla a inspección.
Con carácter general, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes aplicable a las solicitudes presentadas a partir de 1 de abril de 2017 (LP) impone la obligación de los solicitantes de realizar el primer depósito de una solicitud en España, sea esta nacional, europea o internacional PCT. En particular, el artículo 152.2 dispone que cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud de patente europea deberá presentarse necesariamente ante la OEPM.
En este sentido, la LP, contempla la obligación de ser presentadas en España de todas aquellas invenciones que no reivindicando prioridad se produzcan en territorio nacional. De esta forma, la sanción por incumplimiento de esta obligación será que la patente europea no producirá efectos en España (artículo 152.2 de la LP).